상표등록취소

【심판청구인, 상고인】 심판청구인 (소송대리인 변리사 류창희)【피심판청구인, 피상고인】 슈어프로덕츠 주식회사 (소송대리인 변리사 송만호 외 1인)【원심심결】 특허청 항고심판소 1998. 1. 30. 자 96항당329, 326, 327, 328 심결【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.【이 유】 상고이유를 판단한다. 1. 제1점에 대하여구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제41조는 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하고 있고, 같은 법 제56조 제1항 제1호는 상표권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정하고 있어, 상표법상 상표권자라 함은 상표등록원부상에 등록권리자로 기재되어 있는 자를 말한다고 보아야 할 것이고, 상표권을 양도받았으나 아직 그 이전등록을 마치지 아니한 양수인은 상표권자라고 할 수 없고 그 경우에는 상표등록원부상 등록권리자로 남아있는 양도인이 여전히 상표권자라 할 것이다. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 을 제2호증에 의하여 청구외 한국슈어프로덕츠 주식회사가 1992. 9. 9.경 싱가폴 소재 치킨 덴탈 프로덕츠(CHEEKIN DENTAL PRODUCTS)에게 이 사건 등록상표들을 부착하여 치과용 충전제 등을 수출한 사실을 인정하고, 여기에 구 상표법 제73조 제4항이 등록상표 또는 그 등록상표의 연합상표 중 어느 하나의 등록상표를 그 지정상품 중 1 이상에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였을 경우는 그 등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표들은 이 건 심판청구일 전 3년 내에 사용되었다고 할 것이고, 한편 위 한국슈어프로덕츠 주식회사가 소외인에게 이 사건 등록상표들의 상표권을 양도하였으나 위 소외인 앞으로 이전등록된 날인 1992. 9. 22. 이전은 위 한국슈어프로덕츠 주식회사가 이 사건 등록상표들의 상표권자라고 할 것이므로, 결국 위 한국슈어프로덕츠 주식회사가 위 1992. 9. 9.경 이 사건 등록상표들을 사용한 것은 상표권자에 의한 사용이라는 취지로 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유 주장과 같은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유의 주장에서 내세우고 있는 대법원 판결들은 이 사건에 적용되는 상표법 시행전의 사안에 관한 것이거나 이 사건과는 사안이 다른 것이어서 원용하기에 적절한 것이 아니다. 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다. 2. 제2점에 대하여구 상표법 제73조 제1항 제3호는 그 문언상 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니한 경우에 적용되는 것이고, 피심판청구인은 그 심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 관계되는 지정상품에 사용하였음을 증명하면 그 상표등록의 취소를 면할 수 있는바(같은 조 제4항), 심판청구시에는 그 불사용의 기간이 완성되지 아니하였으나 심판청구사건의 심리중에 불사용기간이 완성된 경우, 또는 심판청구시에는 등록상표를 사용하고 있었으나 심판청구 후에 사용하지 아니하여 심리종결 전에 불사용기간이 완성되는 경우 그 상표등록은 당해 심판에서는 취소될 수 없다 할 것이다(대법원 1995. 12. 26. 선고 95후651 판결 참조). 원심이 같은 취지에서 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 상표불사용기간의 기산점에 대하여 '취소심판청구일 전'으로 규정하고 있으므로 심판청구 후 심리중에 불사용기간이 완성된 경우 그 등록상표는 취소될 수 없다고 판단한 조치는 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유 주장과 같은 법리오해, 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 3. 제3점에 대하여 원심심결 이유에 의하면, 원심은 갑 제3호증(수출면장 사본), 갑 제4호증(상품라벨 사본), 갑 제5호증(팸플릿 및 회원명부)의 각 기재를 종합하여 보면, 사용 당시 전용사용권자나 통상사용권자가 아닌 심판청구인 및 피심판청구인이 1994. 9. 6.경 및 1995. 4. 4.경 2회에 걸쳐 이 사건 등록상표들을 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 사실은 인정되나, 당시 이 사건 등록상표들의 상표권자인 위 한국슈어프로덕츠 주식회사(위 소외인의 오기로 보임)가 심판청구인 및 피심판청구인에게 이 사건 등록상표들을 사용하도록 허락하였다고 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로 위 한국슈어프로덕츠 주식회사(역시 위 소외인의 오기로 보임)는 타인에게 이 사건 등록상표들과 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 6개월 이상 사용하게 하였다고 볼 수 없다고 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유 주장과 같은 구 상표법 제73조 제1항 제1호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 그리고 구 상표법 제73조 제1항 제1호에서 말하는 "상표권자가 타인에게 상표를 사용하게 한 경우"라 함은 상표권자가 타인으로 하여금 적극적인 행위로서 사용하게 한 경우를 말하고, 소극적 방임 내지 묵인은 이에 포함되지 아니한다고 할 것이다. 상고이유 주장은 모두 받아들일 수 없다. 4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 심판청구인의 부담으로 하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.대법관 조무제(재판장) 정귀호 김형선(주심) 이용훈