등록취소(상)

【원고, 상고인】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변호사 나세근)【피고, 피상고인】 △△△ 어쏘시에(□□□ ASSOCIES) (소송대리인 법무법인 두우 담당변호사 조문현 외 1인)【원심판결】 특허법원 2001. 6. 8. 선고 2000허7458 판결 【주 문】 상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.【이 유】1. 가. 원심은, 상표법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 '대리인이나 대표자'에는 대리점 등 계약에 의하여 직접 대리인이 된 계약당사자뿐만 아니라 그 소유와 경영에 있어서 계약 당사자의 실질적 지배를 받는 회사도 포함되는데, 소외 3 회사는 "LOFT design by ..."와 같이 구성된 상표를 조약당사국인 프랑스에 등록한 피고와의 상표사용계약에 의하여 그 국내 대리인이 되었고, 그 뒤 "LOFT"와 같이 구성된 이 사건 등록상표를 등록한 원고는 그 소유와 경영에 있어서 소외 3 회사의 실질적인 지배를 받는 자회사이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제7호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 판단하였다. 나. 상표법 제73조 제1항 제7호, 제23조 제1항 제3호의 입법 취지에 비추어 볼 때 상표법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 '대리인이나 대표자'라 함은 일반적으로 국외에 있는 상표에 관한 권리를 가진 자의 그 상품을 수입하여 판매ㆍ광고하는 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등을 가리킨다(대법원 1996. 2. 13. 선고 95후1241 판결 참조). 그리고 대리점 등 계약의 당사자가 자신과 법인격은 다르지만 그 소유와 경영을 실질적으로 지배하고 있는 자회사의 명의로 상표등록을 하면 대리점 등이 스스로 상표를 등록한 것과 동일한 결과가 초래되어 위 규정을 잠탈하는 행위를 방지할 수 없게 되고, 나아가 공정한 국제 상거래 질서를 확보하고 수요자 사이에 혼동을 방지하고자 하는 입법 목적을 달성할 수 없는 문제가 있는 것은 원심이 판시한 바와 같지만, 그렇다고 하더라도 계약 등에 의하여 대리인이 된 자가 위 상표법 규정의 적용을 회피하기 위하여 법인을 편의상, 형식적으로 설립하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한 별개의 법인격을 가지는 회사가 계약 당사자의 실질적 지배를 받는 관계에 있다는 사정만으로 그 회사를 계약 당사자와 동일시하여 당연히 상표소유권자의 대리인으로서의 지위를 갖게 된다고 할 수는 없다. 따라서 이 사건에서 소외 3 회사가 위 상표법 규정의 적용을 회피하려고 원고를 형식적으로 설립하였다고 보기는 어려우므로 원심이 원고가 소외 3 회사의 실질적인 지배를 받는 회사라는 이유만으로 원고가 피고의 대리인으로서의 지위에 있었다고 본 것은 잘못이다. 다. 그러나 이 사건에서 보면, 소외 3 회사는 1987. 5. 25. 컴퓨터 도소매 및 프로그램 개발 용역업, 직물의 제조ㆍ판매업 및 디자인 개발용역업 등을 목적으로 하여 설립된 회사이고, 원고는 1994. 1. 18. 의류, 구두 및 장신구의 제조ㆍ도소매업 등을 목적으로 하여 설립된 회사로서, 두 회사는 본점 소재지, 전화번호, 팩스번호 등이 서로 같고, 소외 3 회사 명의로 피고와 사이에 1995. 2. 2. 체결된 독점적 상표계약서에 소외 1 또는 소외 2가 소외 3 회사를 대표할 권한이 있다고 기재되어 있는데, 그 당시 소외 1은 소외 3 회사와 원고, 소외 3 회사의 자회사라는 소외 4 회사의 각 대표이사 및 소외 3 회사의 다른 자회사라는 소외 5 회사의 이사로, 소외 2는 소외 3 회사와 원고, 소외 4 회사의 각 이사 및 소외 5 회사의 대표이사로 되어 있었고, 위 두 사람은 부부 사이인 사실, 소외 1은 2000. 7. 30.을 기준으로 할 때 소외 3 회사 주식의 30.8%를, 그 해 12. 31.을 기준으로 할 때 원고 주식의 19.1%를 소유한 대주주이고, 소외 3 회사는 그 무렵 원고 주식의 32%를 소유한 대주주인 사실, 소외 1은 이 사건 상표사용계약의 체결에 앞서 1994. 9. 12. 피고에게 보낸 소외 3 회사를 소개하는 내용의 서신에서 소외 3 회사는 매 시즌마다 각기 다양한 제품을 선보이는 3개의 자회사로 구성되어 있다고 기재하면서, 소외 3 회사뿐만 아니라 원고, 소외 4 회사 등의 설립 시기, 매출액, 직원 수, 대표이사, 이사에 관한 사항을 기재한 '◇◇◇패션그룹(☆☆☆ FASHION GROUP)'의 현황을 알리는 자료를 보낸 후 소외 3 회사가 계약서상의 상표사용권자가 되어 1995. 2. 2. 피고와 사이에 계약기간을 5년간으로 하여 소외 3 회사가 국제 상품 분류 제25류에 속하는 상품에 관하여 피고의 위 상표를 국내에서 독점 사용할 수 있는 권한과 그 상표가 부착된 상품을 배타적으로 공급받을 수 있는 권한 등을 부여받고, 그에 대한 사용료를 지급하기로 하는 내용의 독점적인 상표사용계약을 체결한 사실, 위 계약체결일 무렵 원고, 소외 3 회사, 소외 4 회사가 각각 '▽▽', '◎◎◎' 및 '◁◁'이라는 상표로 의류 제품을 제조ㆍ판매하여 오고 있었음에도, 그 상표가 부착된 상품을 모두 소외 3 회사가 제조ㆍ판매하는 것처럼 일반인들에게 소개되고 있었고, 위 계약을 체결한 후 1996. 12. 27.에 이르러 소외 3 회사가 'TIME(원고를 가리킨다)' 명의로 "LOFT"를 상표등록하여 두는 것이 한국에서의 장기적인 "LOFT" 영업에 도움이 될 것이라는 내용의 팩스를 피고에게 보내면서 소외 3 회사가 아닌 '원고'를 상표등록 명의자로 하고자 하는 이유를 별도로 설명한 바 없고, 이에 대하여 피고는 '원고'가 상표등록의 당사자로 지정된 것에 대하여는 별다른 의문을 제기하지 아니한 채(그에 대하여 동의하는 의사를 표시한 것은 아니다) 원고나 소외 3 회사가 이와 같은 결정을 함에 있어 피고와 상의를 하지 아니한 것에 대한 놀라움을 표시한 사실 등이 인정된다. 이와 같은 사실 등에 나타난 소외 3 회사와 원고의 관계 및 영업형태, 위 상표사용계약의 체결경위 및 그 뒤의 경과 등 이 사건 상표사용계약과 관련된 모든 사정을 종합하면 그 계약 당시 이미 국내에서 이른바 ◇◇◇패션그룹의 일원으로서 의류 등을 제조ㆍ판매하고 있었던 원고나 소외 3 회사의 다른 자회사도 피고와 사이에 위 계약내용에 따라 한국 내에서 피고의 상표를 사용하거나 피고의 상표가 부착된 제품을 수입ㆍ판매하도록 하는 합의가 있었다고 보기에 충분하고, 그렇다면 원고 또한 피고에 대한 관계에서는 위 계약서에 당사자로 표기된 소외 3 회사와 마찬가지로 위 법조항의 대리인에 해당하게 된다. 따라서 원심이 이 사건 등록상표의 등록 당시 원고가 위 법조항의 대리인이었다는 이유로 이 사건 등록상표에 등록취소사유가 있다고 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 든 주장과 같은 잘못이 없다. 2. 한편, 원고 또는 소외 3 회사가 피고의 동의를 받고 원고 명의로 이 사건 등록상표를 등록한 것이라고 상고이유로 든 주장은 이 상고심에서 비로소 처음 나온 것이어서 상고이유가 될 수 없다. 3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소한 원고가 부담한다.대법관 배기원(재판장) 서성(주심) 이용우 박재윤