분할출원서반려처분취소청구

1. 사건개요 청구인들이 2003. 12. 3. "사용자정의방식의 인터넷주소 별칭 명명방법"에 관한 발명에 관하여 공동으로 특허출원(○○. 이하 ‘원출원’이라 한다)을 한 후, 청구인 1이 2004. 11. 11. 피청구인에게 원출원을 기초로 "사용자정의방식의 도메인 이름 별칭 명명 시스템"에 관하여 청구인 1을 출원인으로 기재한 특허분할출원서를 제출(이하 ‘이 건 분할출원서’라 한다)하자, 피청구인은 2005. 1. 8. 청구인 1에게 공동출원의 경우 원출원인 전원이 분할출원하여야 한다는 이유로 이 건 분할출원서 반려통지(이하 ‘이 건 처분’이라 한다)를 하였다. 2. 청구인들 주장 이에 대하여 청구인들은 다음과 같이 주장한다. 가. 청구인들은 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때 대표자선임사실을 신고한 경우 대표자가 특허에 관한 절차를 밟을 수 있도록 하고 있는「특허법」제11조에 따라 청구인 1을 대표자로 신고하여 분할출원 절차를 밟은 것인바, 위 규정에 따르면 전원에게 불이익이 될 수 있는 절차인 특허출원의 포기ㆍ취하 등의 경우에만 공동으로 하도록 되어있고, 분할출원의 경우에는 공동으로 하도록 하는 규정이 없으므로 이 건 처분은 법적 근거가 없는 것이다. 나. 「특허법」제44조는 "특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 해야 한다"고 규정하고 분할출원에 대해서는 규정하고 있지 않으므로 이는 최초 출원에만 적용되는 것으로 보아야 하고, 설령 동 규정이 분할출원에 적용된다고 하더라도 동법 제52조제2항이 "분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다"고 규정하고 있고 청구인들은 원출원시 출원인 모두를 기재한 후 대표자선임신고를 하였으므로, 청구인들은 공동으로 출원을 한 후 대표자에 의하여 이후 절차를 밟은 것이므로 이 건 처분은 법리오해로 인한 것이다. 다. 분할출원이란 2이상의 발명을 1발명1출원 원칙에 따라 발명의 분할을 의미하는 것이지 권리의 분할을 의미하는 것이 아니고, 「특허법 시행규칙」 제10조제2항제1호에 의하면 분할출원의 경우 이미 제출된 서류를 원용하는 취지를 명기하고 그 사본의 제출을 생략할 수 있다고 되어 있는바, 청구인들의 경우 원출원에 출원인이 모두 기재되어 있는 상태에서 특별히 따로 기재한 사항이 없이 출원인대표자가 2이상의 발명을 분할출원하여 출원인의 변동이 없는 것이므로, 청구인들의 출원인대표자에 의한 발명의 분할출원은 적법하다. 라. 청구인들은 분할출원서 제출기한인 2004. 11. 15.이전인 2004. 11. 11. 온라인으로 피청구인에게 이 건 분할출원서를 제출하여 피청구인 명의의 접수증까지 받았는데, 피청구인은 위 제출기한이 도과한 2004. 11. 16.에야 이 건 분할출원서가 부적법하다는 법적 근거도 명시하지 않은 채 ‘보정기한인 15일이 지나 보정할 수 없고 소명서를 내봐야 소용이 없으며 피청구인은 온라인출원서류접수처리기간인 10일 이내 반려안내를 하였으니 어쩔 수 없다’는 말과 함께 이 건 분할출원서를 반려하였는바, 이는 청구인이 기한을 준수하였음에도 불구하고 접수증 발급이후 피청구인의 내부처리지연으로 발생한 보정기한도과의 불이익을 청구인에게 전가시켜 청구인의 보정의 기회 및 분할출원권리 자체를 박탈하는 것이고, 청구인이 제출한 소명서를 무시하는 것이다. 마. 청구인들이 많은 시간과 노력을 들여 경제적 효용이 높은 이 건 발명을 하였고, 이에 대하여 많은 경쟁자들이 이를 모방함과 동시에 이의를 제기하면서 방해를 하고 있는 상황이며, 새로 분할출원을 한다면 분할출원일을 원출원일로 인정받지 못해 청구인들의 권리보존에 실익이 없게 되므로 정당한 출원인들의 권리를 보호하고자 하는 「특허법」의 입법취지를 고려할 때, 이 건 처분은 위법ㆍ부당하므로 취소되어야 한다. 3. 피청구인 주장 이에 대하여 피청구인은 다음과 같이 주장한다. 가. 「특허법」제11조(복수당사자의 대표)에 따라 공동출원인 중 대표자가 분할출원절차를 진행할 수 있다고 하더라도 이는 절차진행자적격을 의미하는 것이지 출원인적격을 의미하는 것이 아니다. 나. 동법 제44조에서 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하도록 하는 것은 공동출원인 중 1인만이 분할출원을 할 경우 특허를 받을 수 있는 권리가 1인에게만 귀속되는 결과를 초래하기 때문인바, 청구인들은 원출원을 공동으로 하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하고 있으면서도 청구인 1은 이 건 분할출원서의 출원인란에 청구인 1의 이름만을 기재하였고, 출원인기재의 변경은 출원서의 동일성을 변경시키는 것으로 보정할 수 없는 사항이므로 피청구인은 이 건 분할청구서를 반려한 것이다. 또한 동법 제52조제2항은 분할출원된 발명의 신규성, 진보성 및 선출원의 요건 등에 관해서 원출원의 출원시를 기준으로 판단한다는 규정이지 출원주체의 소급을 의미하는 것이 아니다. 다. 동법 시행규칙 제10조에서 말하는 원용이 가능한 서류는 위 규칙에서 한정적으로 열거하고 있는 위임장ㆍ우선권증명서류ㆍ법인증명서 등의 증명서를 의미하는 것이고 분할출원서는 이에 해당하지 않으므로, 분할출원서에 원출원을 기재하였으므로 원출원의 출원인 기재가 분할출원에서도 그대로 원용된다는 청구인의 주장은 이유 없다. 라. 접수증은 서류의 진위여부와 관계없이 접수사실을 증명하는 것에 불과하고, 온라인출원서접수의 경우 프로그램에 미비점이 있어 출원인이 일치하지 않는 출원서가 접수되는 경우가 있다고 하더라도 프로그램미비로 법령의 규정에 상치되는 처분을 할 수는 없고, 그에 대비하기 위하여 피청구인은 별도로 서류의 방식이 적법한지 여부를 심사하고 있는 것이다. 또한 온라인으로 제출할 수 없는 첨부서류를 제출할 수 있도록 접수일 이후 3일이 경과한 후 전자화절차를 거쳐 방식심사담당자에게 배당되는 등의 과정으로 인해 불가피하게 접수일부터 10일의 처리기간을 두고 있는 것이므로 담당자의 처리지연으로 기간이 도과된 것이 아니고, 이 건 분할출원서의 경우 공동명의의 새로운 분할출원서가 제출되어야 하는 사항인데 담당자에게 배당될 당시 청구인들의 분할출원서제출기한이 도과되었으며, 소명서는 청구인에게 의견진술의 기회를 주는 것이지 이미 제출한 서류의 내용을 변경 또는 보정할 수 있는 사항이 아니므로, 이 건 청구는 이유 없는 것이므로 기각되어야 한다. 4. 이 건 처분의 위법ㆍ부당여부 가. 관계법령 특허법 제11조, 제33조제2항, 제44조, 제52조, 제55조 특허법 시행규칙 제11조 나. 판 단 (1) 청구인 및 피청구인이 제출한 대표자선임증, 법인등기부등본, 출원서, 분할출원제출기록, 반려안내서, 소명서, 등록증, 반려통지서 등 각 사본의 기재를 종합하여 보면 다음과 같은 사실을 각각 인정할 수 있다. 가. 청구인들은 2003. 12. 3. 원출원인 ‘사용자 정의방식의 인터넷주소 별칭 명명방법’에 관한 발명에 관하여 ‘주식회사 ○○(청구인 1)’와 당시 청구인 1의 대표이사이던 ‘김△△(청구인 2)’를 출원인으로, 발명자를 ‘김△△’로 하여 원출원을 하면서 ‘주식회사 ○○‘를 대표자로 하는 대표자선임신고를 하였다. 나. 청구인 1은 2004. 5. 25. 상호를 ‘주식회사 ○○’에서 ‘○○주식회사’로 변경하는 등기를 경료하고 2004. 10. 1. 원출원의 출원인정보를 변경한 후, 2004. 11. 11. 피청구인에게 원출원을 기초로 ‘사용자정의방식의 도메인 이름 별칭 명명 시스템’에 관하여 ‘○○주식회사’를 출원인으로, ‘김△△’를 발명자로 기재한 이 건 분할출원서를 제출하였다. 다. 피청구인은 2004. 11. 18. 청구인 1에게 "이 출원(신청)에 관하여 귀하가 제출하신 서류를 「특허법 시행규칙」 제11조제2항, 「실용신안법 시행규칙」 제7조제2항, 「의장법 시행규칙」 제2조제2항, 「상표법 시행규칙」 제2조제3항의 규정에 의하여 아래와 같은 이유로 반려하고자 하오니 의견이 있는 경우에는 상기 기일까지 소명서를 제출하여 주시기 바랍니다. 단 소명서는 의견만을 제출할 수 있으며 기제출한 서류내용은 변경 또는 보정할 수는 없습니다. 이유: 공동출원인 모두의 동의가 필요함"이라고 기재된 이 건 분할출원서 반려안내서를 발송하였고, 반려사유 및 보정방법을 묻는 청구인의 전화문의에 담당자는 "출원인의 기재의 변경은 출원인변경신고를 통해서만 가능하고 보정으로써 이를 고칠 수 없고, 소명서 제출에 의한 하자치유는 출원인에게 귀책사유가 없는 사항에 대해 소명할 경우에만 유효하므로 이 건 출원인의 기재부분은 소명서의 제출을 통해 하자가 치유될 수 없고, 청구인의 경우 분할출원가능기간(2004. 9. 15. ～ 2004. 11. 15.)이 도과하여 원출원일을 출원일로 인정받을 수 있는 새로운 분할출원서를 제출할 수도 없다"는 취지로 답변하였다. 라. 청구인들이 피청구인이 반려안내서에 소명기간으로 기재한 기한 내인 2004. 12. 11. "이 건 분할출원은 「특허법」제11조제1항 및 제2항에 의한 복수당사자의 대표에 의한 적법한 분할출원이므로 반려되어서는 안 됩니다"라는 내용의 소명서를 제출하자, 피청구인은 2005. 1. 8. 청구인 1에게 "상기서류는 「특허법 시행규칙」 제11조에 의하여 이를 반려합니다. 반려사유 : 공동출원인 모두의 동의가 필요함"이라는 이유로 이 건 처분을 하였다. 마. 청구인들의 원출원은 2005. 1. 5. 특허번호 제0466357호로 특허등록되었다고, 청구인 1의 대표이사는 2005. 6. 28. ‘김△△’에서 ‘김○○’으로 변경등기되었다. (2) 이 건 처분의 위법ㆍ부당여부에 대하여 본다. 가. 관계법령 「특허법」제11조 제1항의 규정에 의하면, 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때에는 1) 특허출원의 포기·취하 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 2) 신청의 취하·제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장 또는 그 취하, 3) 청구의 취하, 4) 제132조의3의 규정에 의한 심판청구에 해당하는 사항을 제외하고는 각 자가 전원을 대표하나, 대표자를 선정하여 특허청에 신고한 때에는 그러하지 아니하다고 되어 있고, 동법 제33조제2항 및 제44조의 규정에 의하면, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유로 하고, 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다고 되어 있고, 동법 제52조의 규정에 의하면, 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 또는 거절이유통지를 받은 경우 등에는 의견서제출기간까지 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있고, 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다고 되어 있다. 또한 동법 제46조 및 제47조의 규정에 의하면, 특허청장은 제6조의 규정(대리권의 범위)에 위반된 경우, 특허에 관한 절차가 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우 등에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고, 특허출원인은 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다고 되어 있고, 「특허법 시행규칙」제10조의 규정에 의하면, 특허에 관한 절차를 밟은 때에 이미 특허청에 증명서를 제출한 자가 분할출원을 하는 경우에는 법 제7조(대리권증명)·법 제30조제2항(신규성 의제적용)·법 제54조제4항(조약에 의한 우선권 주장)·제6조 내지 제9조(대표자정정신고)에 규정된 증명서를 제출하여야 할 때에는 이미 제출된 서류를 원용하는 취지를 명기하고 그 사본의 제출을 생략할 수 있다고 되어 있고, 동 규칙 제11조의 규정에 의하면, 특허청장은 출원서류등이 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 출원인코드가 기재되지 아니한 경우, 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우 등의 사유로 부적법한 것으로 보는 출원서류 등을 반려하고자 하는 경우에는 출원서류 등을 제출한 출원인등에 대하여 출원서류등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 기재한 서면을 송부하여야 하고, 위 서면을 송부받은 출원인등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간 내에 소명서를 특허청장에게 제출하여야 하며, 특허청장은 출원인등이 소명기간 내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유 없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다고 되어 있다. 나. 먼저 2인 이상의 출원인이 공동출원을 하고 그 중 1인을 대표자로 신고한 경우에도 출원인 모두가 공동으로 분할출원을 해야 하는지에 대하여 살피건대, 「특허법」 제11조의 규정취지는 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에 원칙적으로 각자가 전원을 대표하되 출원인 전원에게 불이익으로 될 수 있거나 본인의 의사를 확인하는 것이 필요하다고 인정되는 동조 제1항각호의 행위에 대하여는 전원이 공동으로 해야 하도록 규정하면서 다만 대표자를 선임하여 특허청에 신고한 경우에는 대표자로 하여금 절차를 수행하게 할 수 있다는 것이고, 동법 제44조의 규정취지는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 특허출원은 공유자 각각의 권리관계에 중요한 영향을 미치는 것이므로 공유자 전원이 공동출원인이 되어야 함을 규정한 것이며, 이는 분할출원의 경우에도 동일하게 적용된다고 할 것이므로, 2인 이상의 공동출원인이 분할출원을 할 경우 대표자가 선임되어 있는지 여부를 불문하고 분할출원인은 공동출원인 전원이 되어야 한다고 할 것이다. 다. 다음으로 청구인들에게 보정의 기회를 주지 아니하고 위법ㆍ부당하게 이 건 처분을 하였다는 청구인의 주장에 대하여 살피건대, 출원인의 보정은 포괄승계를 제외하고는 당초 표시에 오기가 있거나 출원서의 명백한 흠결을 바로잡는 것에 한하고 그 외의 출원인의 변경은 분할출원서의 동일성을 변경하는 것이어서 보정으로 하자를 치유할 수 없는 점, 「특허법 시행규칙」 제10조제2항제1호의 규정취지는 분할출원의 경우 위 규정에서 열거한 원출원의 증명서류들에 대하여 별도로 사본을 제출하지 않아도 된다는 것일 뿐 원출원의 출원서 자체를 분할출원서의 기재내용으로 원용할 수 있음을 규정한 것이라 할 수 없는 점, 피청구인이 2004. 11. 11. 청구인의 분할출원서를 접수하고 2004. 11. 16. 반려안내서를 발송하기까지 5일이 경과한 것은 행정절차의 처리기간으로 불가피한 것이고 그와 같은 기간의 경과에 피청구인의 귀책사유가 있다고 할 수 없는 점, 피청구인의 반려안내는 청구인들의 분할출원서가 부적법한 사유 및 분할출원가능기간이 도과되었다는 점을 청구인들의 이해를 돕기 위해 설명해주는 것에 불과하고, 소명서는 출원인의 의견진술의 기회를 부여하는 의미를 가지는 것이므로 이로써 분할출원서의 하자를 치유할 수는 없는 점, 피청구인이 반려안내서 및 반려통지서에 반려처분의 근거 및 이유를 구체적 조항까지 명시하지 않았다고 하더라고 그 근거를 알 수 있을 정도로 상당한 이유를 제시했다고 볼 수 있는 점 등을 고려하면 피청구인의 이 건 처분은 위법ㆍ부당하다고 할 수 없을 것이다. 5. 결 론 그렇다면, 청구인의 청구는 이유없다고 인정되므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 의결한다.