특허권설정등록료납부서분리처분취소청구등

1. 사건개요 가. 청구인은 2001. 7. 21. ‘착탈식 전열히터를 구비한 가열장치’를 특허출원(출원번호 : ○○, 이하 "가열장치특허"라 한다)함과 동시에 이중실용신안출원(출원번호 : 20-2001-0022128, 이하 "가열장치실용"라 한다)하여, 2001. 10. 9. 가열장치실용에 대하여 실용신안등록결정(실용신안 제251445호)을 받고, 2001. 10. 24. ‘전기약탕기 및 그것에 의한 약제의 제조공정’을 가열장치특허를 기초로 국내우선권을 주장하여 특허출원(출원번호 : 10-2001-0079165 , 이하 "약탕기특허"라 한다)함과 동시에 이중실용신안출원(출원번호 : 20-2001-0038585, 이하 "약탕기실용"라 한다)하여 2002. 3. 11. 약탕기실용에 대하여 실용신안등록결정(실용신안 제269330호)을 받았다. 나. 청구인은 2003. 12. 24. 피청구인으로부터 약탕기특허에 대하여 특허결정을 받고 특허료 납부기간 말일인 2004. 9. 24. 약탕기실용의 말소를 신청함과 동시에 약탕기특허에 대한 특허권을 설정등록하기 위하여 특허료를 납부하였으나, 피청구인은 2004. 11. 20. 이는 이중출원건으로 선등록된 이중실용신안등록이 포기된 경우에 한하여 등록받을 수 있다는 이유로 청구인에게 설정특허(등록)료납부서불수리통지(이하 "이 건 처분"이라 한다)를 하였다. 2. 청구인 주장 이에 대하여 청구인은 다음과 같이 주장한다. 가. 가열장치실용은 ‘착탈식 전열히터를 구비한 가열장치’에 관한 것이고 약탕기특허는 ‘전기약탕기 및 그것에 의한 약제의 제조공정’에 관한 것으로 양자는 청구범위가 달라 발명의 동일성이 없어 가열장치실용과 약탕기특허가 공존하더라도 중복특허금지원칙에 위배되지 않는다. 즉, 특허등록은 최초출원서에 기재된 특허청구범위를 등록하는 것이 아니라 명세서보정을 거쳐 심사관이 허락한 청구범위를 등록해야 하는데, 가열장치실용의 명세서와 보정된 약탕기특허의 명세서를 비교하면, 약탕기특허의 명세서 청구항 1의 특징부는 가열장치실용의 명세서 청구항 1에는 전혀 언급되지 않은 신규구성요소를 내용으로 하고 있어, 청구항1의 종속항인 청구항 2 내지 청구항 5도 별개의 청구범위가 되는 것이므로 양자는 동일성이 없다. 나. 피청구인의 주장대로 가열장치실용과 약탕기특허간에 이중출원관계가 성립한다면, 가열장치실용과 약탕기실용 또한 이중출원관계가 성립하므로 양자는 공존해서는 안 될 것임에도 불구하고, 약탕기실용의 등록일인 2002. 3. 11.부터 약탕기실용의 말소일인 2004. 9. 24.까지 양자는 모두 등록된 권리로 공존하였음에 비추어 가열장치실용과 약탕기특허간에 이중출원관계에 있다고 할 수 없다. 다. 또한 약탕기특허는 국내우선권주장제도에 따라 출원일을 가열장치특허의 출원일인 2001. 7. 21.로 소급적용받고 있어 가열장치실용(출원일 2001. 7. 21.)이 약탕기특허의 선출원의 관계에 있지 아니하므로, 약탕기특허는 동일인의 선출원 가열장치실용으로 인하여 등록이 거절되어야 한다는 피청구인의 주장은 부당하다. 라. 「특허법」 제53조에 의하면, 실용신안등록출원을 한 후 그 청구범위 안에서 특허출원을 하는 것을 이중출원으로 하고 있고, 「실용신안법」 제17조에 의하면, 특허출원을 한 후 그 청구범위 안에서 실용신안출원을 하는 것을 이중출원으로 하고 있어, 약탕기특허에 대한 이중출원은 약탕기실용이 된다. 따라서 중복특허금지를 규정하는 「특허법」 제87조제2항제2호에 의하면, 가열장치특허를 등록하기 위해서는 그에 대한 이중실용신안인 가열장치실용을, 약탕기특허를 등록하기 위해서는 그에 대한 이중실용신안인 약탕기실용을 포기해야 하는 것으로 해석되고, 청구인은 이에 따라 약탕기특허에 대한 이중등록실용신안인 약탕기실용을 포기하였으므로, 별도로 약탕기특허의 등록을 위하여 가열장치실용을 포기할 필요가 없다. 마. 청구인은 기술개발을 유일한 경쟁력으로 한다는 신조로 벤처기업을 운영하면서 이 건 출원에 대하여 수많은 시간과 경비를 투입하여 기술을 개발하였고, 피청구인의 엄격한 심사를 통과하여 특허결정까지 받았음에도 피청구인의 이 건 처분으로 약탕기특허에 대한 권리를 상실하게 될 상황에 이르렀는바, 약탕기특허를 등록할 수 있다면 가열장치실용을 포기할 의사가 있으니 이 건 처분을 취소하고 약탕기특허등록료납부서를 수리절차를 이행해 주기를 바란다. 3. 피청구인 주장 이에 대하여 피청구인은 다음과 같이 주장한다. 가. 약탕기특허의 청구범위 중 제1항 내지 제5항은 전기약탕기에 관한 것으로, 출원당시의 청구범위가 가열장치실용의 청구범위와 동일하고 보정 후의 청구범위도 요약서ㆍ발명과제ㆍ구성ㆍ내용에 있어서 가열장치실용의 청구범위와 유사하다. 또한, 약탕기특허의 청구범위 중 제6항 내지 제10항은 약제의 제조공정에 관한 것으로, 가열장치실용에는 없는 새로 개량된 기술을 추가한 것으로, 결국 약탕기특허는 가열장치실용이 개량된 내용이므로 양자가 동시에 등록될 경우 청구범위 제1항 내지 제5항에 대해서는 동일한 기술에 대해 권리가 중복설정되는 결과가 되어 출원인의 권리를 조기에 도모함과 동시에 종국적으로 출원인의 의사에 따라 하나의 권리만 가질 수 있도록 하는 이중출원제도의 입법취지나 중복특허금지원칙에 위배된다. 나. 약탕기특허의 국내우선권 주장 출원이 있은 후 가열장치특허만 취하간주되고 가열장치실용은 유지되어 약탕기특허와 가열장치실용이 동시에 존재한 것은 양자간에 이중출원관계가 성립하기 때문이므로, 약탕기특허에 대한 권리를 얻고자 하는 경우 이중출원제도 및 중복특허금지원칙에 따라 가열장치실용을 포기해야 한다. 또한 가열장치실용과 약탕기실용이 각각 등록된 권리로 일시적으로 동시에 존재한 것은 실용신안등록시 실체적 등록요건을 심사하지 않고 형식적 요건만 충족하면 등록이 가능한 현행 실용신안 선등록제도의 특성에 기인한 것에 불과하다. 다. 약탕기특허가 국내우선권주장제도에 따라 출원일을 2001. 7. 21.로 소급적용받는다고 하더라도, 중복특허금지원칙상 약탕기특허를 등록받기 위해서는 이와 이중출원관계에 있는 가열장치실용을 포기해야 하고, 이에 위반하여 등록된다면 「특허법」 제133조제1항제5호의 등록무효사유가 된다. 라. 결국 국내우선권주장을 통해 약탕기특허가 출원된 경우 우선권주장의 기초가 된 가열장치특허, 이중출원된 가열장치실용, 약탕기특허의 설정등록시 처리문제에 대해서 「특허법」에는 명확하게 규정하고 있지 않고 있지만, 특허청의 심사지침서에는 국내우선권주장을 한 특허출원도 이중출원관계로 보아 등록시점에 「특허법」 제87조제2항제2호를 적용하도록 하고 있는 점, 이중출원제도의 입법취지, 중복특허금지원칙 등을 종합적으로 고려할 때, 동법에 규정된 특허출원에는 가열장치실용의 기초가 된 가열장치특허뿐만 아니라 가열장치특허를 기초로 하여 국내우선권주장으로 출원된 약탕기특허도 포함된다고 보는 것이 타당하고, 현재는 가열장치실용을 포기하더라도 약탕기특허의 등록신청기일이 경과하였으므로, 이 건 심판청구는 기각되어야 한다. 4. 이 건 처분의 위법ㆍ부당여부 가. 관계법령 행정심판법 제2조제1항 및 제3조제1항 실용신안법 제17조, 제18조제1항, 제19조제1항 특허법 제53조, 제55조, 제56조, 제79조, 제81조, 제81조의3, 제87조, 제132조의3, 제133조제1항제5호 및 제224조의2 특허등록령 제34조 특허법·실용신안법·의장법 및 상표법에 의한 특허료·등록료와 수수료의 징수규칙 제8조 나. 판단 (1) 청구인 및 피청구인이 제출한 특허공개공보, 이중등록실용신안등록공보, 실용신안등록원부, 특허출원서, 특허결정서, 말소등록신청서, 불수리이유통지서, 소명서, 불수리통지서, 심사지침서 등 각 사본의 기재내용을 종합하여 보면, 다음과 같은 사실을 각각 인정할 수 있다. (가) 청구인은 2001. 7. 21. ‘착탈식 전열히터를 구비한 가열장치’를 특허출원(가열장치특허)함과 동시에 이중실용신안출원(가열장치실용)하여, 2001. 10. 9. 가열장치실용에 대하여 실용신안등록결정을 받고, 2001. 10. 24. ‘전기약탕기 및 그것에 의한 약제의 제조공정’을 가열장치특허를 기초로 국내우선권 주장하여 특허출원(약탕기특허)함과 동시에 이중실용신안출원(약탕기실용)하여 2002. 3. 11. 약탕기실용에 대하여 실용신안등록결정을 받았다. (나) 「특허법」 제55조제1항의 규정에 의하면, 특허를 받고자 하는 자는 그 특허출원한 발명에 관하여 그 자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(선출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 하여 우선권을 주장할 수 있다고 되어 있고, 동법 제56조제1항의 규정에 의하면, 제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장의 기초가 된 선출원이 특허출원인 경우 선출원은 그 출원일부터 1년 3월을 경과한 때에 취하된 것으로 본다고 되어 있는바, 이에 따라 약탕기특허에 대한 선출원인 가열장치특허는 그 출원일인 2001. 7. 21.로부터 1년 3월이 경과한 2002. 10. 21. 취하간주되었다. (다) 청구인은 2003. 12. 24. 약탕기특허에 대하여 특허결정을 받은 후, 특허설정등록료 추가납부기간의 마지막일인 2004. 9. 24. 약탕기특허의 등록을 위하여 특허설정등록료납부서 및 약탕기실용에 대한 등록말소신청서를 피청구인에게 제출하였고, 피청구인은 약탕기실용에 대한 등록을 말소하였다. (라) 피청구인은 2004. 10. 8. 청구인의 특허설정등록료 납부서에 대하여 "신청한 건은 이중출원 건으로 선등록된 등록건이 포기된 경우에 한하여 등록받을 수 있다"는 이유로 불수리한다는 이유통지서를 발송하였고, 청구인이 2004. 11. 5. 이에 대하여 가열장치실용과 약탕기특허는 청구범위가 상이한 발명이라는 내용의 소명서를 제출하자, 피청구인은 2004. 11. 20. 「특허법」 제87조 및 「특허등록령」 제34조에 의하여 이 건 처분통지서를 청구인에게 발송하였다. (2) 이 건 처분이 적법ㆍ타당한지에 대하여 본다. 가. 관계법령 「실용신안법」 제17조제1항의 규정에 의하면, 특허출원을 한 자는 「특허법」 제66조의 규정에 의한 특허결정서 등본을 송달받기 전까지 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 실용신안등록출원(이중출원)을 할 수 있다고 되어 있고,「특허법」 제87조제1항, 제2항단서제2호 및 제133조제1항의 규정에 의하면, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고, 특허출원을 기초로 「실용신안법」 제17조의 규정에 의하여 이중출원(이중실용신안등록출원)이 있고 당해 이중실용신안등록출원에 대하여 실용신안권이 설정등록된 경우에는 당해 실용신안권이 포기된 경우에 한하여 특허권의 설정등록을 하여야 한다고 되어 있고, 특허가 이에 위반된 경우 특허무효심판을 청구할 수 있다고 되어 있으며, 「특허등록령」 제34조제2항제1호의 규정에 의하면 특허청장은 납부서의 기재사항이 등록할 수 있는 것이 아닌 경우 납부서를 수리하지 아니한다고 되어 있다. 또한,「특허법」 제81조제3항 및 제81조의3의 규정에 의하면 특허료추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 때에는 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 본다고 되어 있고, 특허권의 설정등록을 받고자 하는 자가 책임질 수 없는 사유로 말미암아 추가납부기간 이내에 특허료를 납부하지 아니한 경우에는 그 사유가 종료한 날부터 14일 이내에 그 특허료를 납부하거나 보전할 수 있으나 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일중 늦은 날부터 6월이 경과한 때에는 그러하지 아니하다고 되어 있고, 「특허법·실용신안법·의장법 및 상표법에 의한 특허료·등록료와 수수료의 징수규칙」 제8조제5항에 의하면, 특허료는 최초 3년분을 등록결정 또는 등록심결의 등본을 받은 날부터 3월 이내에 일시에 납부하여야 하고, 위 기간이 경과된 후에는 최초 3년분의 2배에 상당하는 금액을 그 기간이 경과된 날부터 6월 이내에 이를 납부할 수 있다고 되어 있다. 나. 이 건 가열장치실용을 약탕기특허의 등록을 위해 포기되어야 할 「특허법」 제87조제2항제2호의 ‘당해 실용신안권’으로 보아 가열장치실용이 포기되지 않았음을 이유로 약탕기특허의 등록료납부서를 수리하지 않은 이 건 처분이 적법ㆍ타당한지에 대하여 살피건대, 위 인정사실에 의하면, 국내우선권주장으로 이중출원관계가 성립할 경우 우선권주장의 기초가 된 선출원인 가열장치특허는 우선권주장된 약탕기특허의 출원일부터 1년3개월이 경과하면 취하간주됨이 동법 제56조제1항의 규정상 명백하고, 약탕기특허와 함께 출원된 약탕기실용은 포기되어야 함이 동법 제87조제2항제2호의 규정상 명백함에 비하여, 약탕기특허를 등록하려고 할 경우 우선권주장의 기초가 된 가열장치특허와 이중출원관계에 있는 가열장치실용의 처리에 관하여는 명문규정이 없는 사실을 인정할 수 있는바, 그렇다면 가열장치실용의 내용이 약탕기특허의 내용에 포함되어 사실상 양출원의 동일성이 인정되는지 여부는 별론으로 하고, 법령에서 우선권주장의 기초가 된 특허와 이중출원관계에 있는 실용신안권이 포기되어야 함이 명백히 규정되지 않은 이상, 이중출원 금지라는 「특허법」 제29조, 제56조, 제87조제2항 등의 규정취지만으로는 법치행정의 원리상 당사자에게 불리한 실용신안출원의 포기 또는 취하의 의무가 있다고 할 수 없는 점, 실제로 약탕기실용의 등록일인 2002. 3. 11.부터 약탕기실용의 말소일인 2004. 9. 24.까지 양자는 모두 등록된 권리로 공존하여 청구인으로서는 양자가 이중출원관계에 있지 아니한 것으로 보아 가열장치실용의 포기 여부에 대하여 의문을 가지게 됨에 상당한 이유가 있었다고 할 수 있는 점, 이 건 약탕기특허가 등록된다고 하더라도 공익에는 아무런 지장이 없는 반면 약탕기특허가 등록되지 않는다면 청구인은 많은 시간과 노력을 들여 약탕기특허를 발명하였음에도 약탕기특허에 대한 권리를 상실하게 될 뿐만 아니라 이미 약탕기특허에 대한 내용이 공개되어 신규성이 없어져 다시 이에 대한 권리를 확보할 수도 없게 되는 부당한 결과가 나타나는 점 등을 고려하면, 이 건 가열장치실용을 약탕기특허의 등록을 위해 포기되어야 할 동법 제87조제2항제2호의 ‘당해 실용신안권’에 해당됨을 전제로 행한 이 건 처분은 위법ㆍ부당하다고 할 것이고, 달리 이 건 약탕기특허의 등록요건이 흠결되었다는 사정은 보이지 아니하므로, 피청구인은 이 건 처분을 취소하고 약탕기특허의 등록료납부서수리절차를 이행하여야 할 것이다. 5. 결 론 그렇다면, 청구인의 청구는 이유있다고 인정되므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 의결한다.