특허출원 보정서 반려처분 취소청구

1. 사건개요 가. 피청구인은 2016. 5. 25. 청구인이 출원한 특허발명에 대한 심사결과 「특허법」 제29조제2항 및 제42조제4항제2호의 특허 거절 이유가 있다는 이유로, 청구인에게 2016. 7. 25.까지 의견서나 보정서를 제출하라고 통지하였으나, 청구인은 2016. 7. 26. 피청구인에게 우편으로 보정서를 발송하였다. 나. 피청구인은 청구인이 보정서 제출기일까지 보정서를 제출하지 아니하였다는 이유로, 2016. 10. 6. 청구인에게 「특허법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 청구인이 제출한 특허출원 보정서의 반려처분(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다)을 하였다. 2. 청구인 주장 가. 청구인은 고령에 파킨슨병으로 쓰러진 청구인의 배우자가 보정서 제출기한인 마감일에 퇴원하면서 청구인에게 집을 비우지 말라고 한 관계로 청구인은 서류제출 마감일보다 하루 늦게 보정서를 제출하게 되었다. 나. 청구인이 지난 30여년의 현장경험을 토대로 연구에 매진하여 발명한 성과가 천재지변에 준하는 인명사고로 인하여 서류제출기한을 하루 도과하여 제출되었다는 이유로 무효화되지 않도록 이 사건 처분은 취소되어야 한다. 3. 피청구인 주장 가. 출원인은 거절이유통지가 있은 후에는 거절이유통지에 대한 의견서 제출기간까지만 의견서나 보정서의 제출이 가능하다. 나. 피청구인은 「특허법 시행규칙」 제16조제1항에 따라 2개월의 기간을 정하여 보정서의 제출기간을 부여하였으나, 청구인은 위 기간 중에는 보정서를 전혀 제출하지 아니하였고, 제출기간의 연장신청서를 제출하지도 아니하였는바, 방문접수나 우편접수가 가능함에도 불구하고 보정서나 의견서를 제출하지 아니한 이상 이 사건 심판청구는 기각되어야 한다. 4. 관계법령 특허법 제15조, 제29조, 제42조, 제47조, 제62조, 제63조 특허법 시행규칙 제11조, 제16조 5. 인정사실 청구인과 피청구인이 제출한 특허출원서, 거절결정서, 심결통지, 의견제출통지서, 보정서, 서류반려이유통지서, 이 사건 처분서 등의 기재내용을 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다. 가. 청구인은 2013. 8. 12. ‘1차 해저 굴착 터널 및 지하 40m - 60m 심층 굴착 터널 내부에 2차 방수 터널을 조립식으로 제조하는 방법’의 발명에 대하여 출원(출원번호 10 - 2013 - 0095119, 이하 ‘이 사건 출원’이라 한다)을 하였는데, 출원서의 ‘발명의 설명’란 중 ‘발명의 배경이 되는 기술’은 ‘본 시공은 콘크리트 터널 조립용 개체 자체를 지상에서 합성 폐타이어 만년 방수 쉬트로 완벽하게 방수 처리한 후 해저 1차 굴착터널 내부 현장에서 조립하는 공법을 시행하였다.’고 기재되어 있다. 나. 피청구인은 2015. 3. 27. 청구인에게 “명세서 등의 보정서에 의하여 다시 심사하여도 ‘발명의 상세한 설명’에 발명의 기술상 의의를 이해하는 데에 도움이 되고 선행기술조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 기재하고 있지 아니하여 「특허법」 제42조제3항제2호의 요건을 충족하지 못하였다.”는 이유로 특허거절결정을 하였고, 피청구인은 2015. 5. 27. 위 특허거절결정을 재심사하였으나, 여전히 출원한 발명의 기술상의 의의를 이해하는데 도움이 되고 선행기술조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 기술을 기재하지 아니하였다는 이유로 특허거절결정을 하였다. 다. 청구인이 2015. 6. 15. 위 나.항의 특허거절결정에 대한 특허심판을 제기하자 특허심판원에서는 2016. 5. 23. 청구인에게 특허거절결정을 취소 환송하는 심결을 통보하였다. 라. 피청구인은 2016. 5. 25. 청구인에게 이 사건 출원에 대한 심사결과 “이 사건 출원의 특허청구항 제1항에 기재된 발명은 출원 전에 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 「특허법」 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없고, 보호받고자 하는 발명이 ‘물건’의 발명인지 ‘방법’의 발명인지 명확하지 않아 「특허법」 제42조제4항제2호의 거절 이유가 있다.”는 이유로 「특허법」 제63조에 따라 의견이 있거나 보정이 필요할 경우 2016. 7. 25.까지 의견서나 보정서를 제출하라고 통지하면서, 위 제출기일을 연장하려는 경우 4개월을 초과하지 않는 범위에서 1개월 단위로 기일연장절차에 따라 연장신청을 하여야 한다고 안내하였다. 마. 청구인은 2016. 7. 26. 우편으로 보정서를 발송하였고, 위 보정서는 2016. 7. 28. 피청구인에게 송달되었다. 바. 피청구인은 2016. 9. 10. 청구인이 의견제출기간이 경과할 때까지 위 라.항에 따른 의견서나 보정서를 제출하지 아니하여 부적법한 출원서류의 반려이유가 있다는 이유로 서류반려이유를 통지하였다. 사. 피청구인은 2016. 10. 6. 청구인에게 「특허법」 제42조 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 이 사건 처분을 하였다. 6. 이 사건 처분의 위법·부당 여부 가. 관계법령의 내용 1) 「특허법」 제42조제1항 내지 제3항에 따르면, 특허를 받으려는 자는 특허출원인의 성명 및 주소, 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, 발명의 명칭, 발명자의 성명 및 주소를 적은 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있고, 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다고 규정하고 있다. 여기에서 ‘발명의 설명’은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것(제1호)과 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것(제2호)이라는 요건을 모두 충족하여야 한다고 규정하고 있으며, 제4항에 따르면, 청구범위로 보호받는 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것(제1호), 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것(제2호)의 요건을 구비하여야 한다. 한편, 「특허법」 제29조제1항에 따르면, 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명(제1호)이나, 산업상 이용할 수 있는 발명(제2호)에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으나, 제2항에 따르면 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 2) 「특허법」 제62조제4호에 따르면, 심사관은 특허출원이 같은 법 제42조제3항의 요건을 갖추지 않은 경우 등 어느 하나의 거절이유에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 하고, 제63조제1항에 따르면, 심사관은 제62조에 따른 특허거절결정을 하려면 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있다. 3) 「특허법 시행규칙」 제11조제1항제7호에 따르면, 특허청장 또는 특허심판원장은 특허법 제42조·제90조·제92조의3·제140조 또는 제140조의2에 따른 특허출원, 특허권의 존속기간의 연장등록출원 또는 심판에 관한 서류·견본이나 그 밖의 물건(이하 ‘출원서류등’이라 한다)이 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 적법한 출원서류등으로 보지 아니한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에 따르면, 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항에 따른 부적법한 것으로 보는 출원서류등을 반려하려는 경우에는 출원서류등을 제출한 출원인등에 대하여 출원서류등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부하여야 하며, 제4항에 따르면 출원인등이 소명기간 내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유 없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류등을 반려하여야 한다고 규정하고 있다. 4) 「특허법」 제47조제1항 단서에 따르면, 제63조제1항에 따른 거절이유통지를 받은 후에는 거절이유통지를 최초로 받거나, 거절이유 통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우가 아닌 거절이유통지를 받은 경우 ‘해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간’에만 보정을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제16조제1항에 따르면 「특허법」 제63조제1항에 따른 의견서제출기간 등 법령에 따라 특허청장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 정할 수 있는 기간은 이를 2개월 이내로 한다고 규정하고 있다. 한편, 「특허법」 제15조제2항, 같은 법 시행규칙 제16조제2항에 따르면 특허청장ㆍ특허심판원장ㆍ심판장 또는 제57조제1항에 따른 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있는데, 「특허법」 제15조제2항에 따른 기간의 연장신청은 같은 법 시행규칙 제10호서식의 기간연장신청서에 의한다고 규정하고 있다. 나. 판단 청구인은 배우자의 질병 등으로 인하여 어쩔 수 없이 제출기한을 하루 넘겨 보정서를 제출하게 된 것이므로 이 사건 처분은 취소되어야 한다고 주장한다. 위 인정사실에 따르면, 피청구인은 2016. 5. 25. 이 사건 출원에 대한 재심사단계에서도 「특허법」 제29조제2항의 발명의 진보성 여건을 결여하고 같은 법 제42조제4항제2호의 명세서 기재요건을 불비하였다는 이유로 청구인에게 2개월의 기간을 정하여 2016. 7. 25.까지 보정서를 제출하라고 통지하면서, 보정서 제출기일을 연장하려는 경우 4개월을 초과하지 않는 범위에서 1개월 단위로 연장신청을 할 수 있다고 안내하였던 점, 청구인은 위 제출기간동안 제출기일의 연장신청을 하지도 아니하였고 보정서를 제출하지도 아니하다가, 제출기일의 다음날인 2016. 7. 26. 보정서를 우편으로 피청구인에게 발송하였던 점, 청구인은 배우자 문제로 인하여 제출기간 안에 보정서를 제출할 수 없었다고 주장하나 달리 청구인이 보정서 제출기간 안에 제출기일 연장신청서나 보정서를 인편 또는 우편으로 제출하는데 있어 객관적인 장애 사유가 있었다고 보기도 어려운 점 등을 종합적으로 고려하면, 피청구인이 이 사건 출원의 심사절차를 진행함에 있어 제출기간 안에 제출되지 않은 보정서를 심사서류로 반영하지 않고 청구인에게 반려한 이 사건 처분이 위법·부당하다고 할 수 없다. 7. 결 론 그렇다면 청구인의 주장을 인정할 수 없으므로 청구인의 청구를 받아들이지 않기로 하여 주문과 같이 재결한다.