특허의 무효를 둘러싼 민사상의 법률관계

특허가 등록무효로 된 경우 실시료의 처리를 둘러싸고, 미국의 판례는 실시권자가 특허무효소송을 제기하거나 실시료지급 청구 소송에서 특허의 무효를 다투기 시작한 시점을 기준으로 삼아 실시권자는 그 이후의 실시료는 지급할 필요가 없고, 특허권자도 그 이전까지 수령한 실시료는 반환할 필요가 없으나, 특허의 무효가 확정되기까지 실시권자가 실시료의 지급거절을 함으로써 계약법상의 채무불이행 책임을 지는 것은 별개의 문제라는 태도를 취하고 있다. 일본에서는 특허가 무효로 되면 이를 기초로 한 통상실시권 설정계약도 당연히 무효가 된다고 보나, 그 경우 이미 지급한 통상실시료를 반환해야 한다는 입장과 이를 반환할 필요가 없다는 입장이 대립되어 있다. 근래의 학설은 실시권자에게 손해의 발생이 없다거나(손해불발생설), 당사자 사이에 실시료 불반환의 묵시적 합의가 있는 것으로 보아(화해계약유사설) 이를 반환할 필요가 없다는 것이 주류이다. 특허가 무효로 되었다고 하여 그 특허를 대상으로 한 계약이 일률적으로 무효라고 하는 것은 이론상 타당하다고 할 수 없고, 이를 특허권의 양도 및 전용실시권 설정계약과 통상실시권 설정계약으로 나누어 개별적으로 살펴보아야 한다. 특허권의 양도 및 전용실시권 설정계약에서 특허청구범위 전부가 무효인 경우 계약은 원시적 불능으로 무효로 되고, 특허권자의 계약체결상의 과실책임이 문제로 되며, 특허청구범위 일부가 무효인 경우에는 특허권자는 하자담보책임을 진다. 통상실시권 설정계약의 경우, 특허가 무효로 되더라도 반드시 실시권 설정계약이 무효라고 볼 수 없으므로, 실시권 설정계약이 당연히 무효로 됨을 전제로 하여 이미 지급한 실시료의 반환청구권을 긍정하거나, 이를 전제로 하면서 실시료의 반환청구권을 부정하는 위 손해불발생설이나 화해계약유사설에 반대한다. 통상실시권자는 이미 지급한 실시료의 반환청구를 할 수 없음은 물론 무효 확정시까지의 미지급 실시료도 지급하여야 함이 원칙이다. 다만, 통상실시권자가 무효심판청구를 제기한 이후 이의를 유보하고 지급한 실시료는 반환청구를 할 수 있고, 특허권자가 특허무효의 사유가 객관적으로 명백함에도 실시료의 지급을 강제하였다면 불법행위가 성립한다고 본다. 특허의 무효가 확정되면 통상실시권자는 사정변경을 이유로 실시계약을 장래에 향하여 해지할 수 있다. 특허가 무효로 된 경우, 착오를 이유로 한 의사표시 취소는 특허권의 양도 및 전용실시권 설정계약은 하자담보책임으로 해결하면 되므로 별도로 인정할 실익이 없고, 통상실시권 설정계약의 경우 이를 인정하여서는 아니된다. 무효로 된 특허권의 행사로 인하여 타인에게 손해를 가하면 불법행위가 성립하는 바, 불법행위의 성립요건을 둘러싼 이율배반을 적절히 조화하는 것이 중요하며, 이를 위하여 특허권의 등록이후 존속기간, 특허권의 존속 기간동안 제3자로부터 특허의 무효가 다투어진 일이 있었는지 여부, 특허권자가 권리를 행사할 때 특허의 등록무효심판이 제기된 상태였는지, 특허권자가 권리를 행사할 때 특허의 유무효가 다투어지고 있었다면, 그 당시 공지기술로 지목된 자료와 실제로 특허등록무효심판이나 그 후의 소송에서 당해 특허를 무효로 하는 근거가 된 공지기술이 일치하는지 여부, 특허권자가 권리행사를 하기 이전에 변리사 등 전문가로부터 충분한 조언을 들었는지 여부, 당해 특허의 시장에서의 성공여부, 시장규모 및 실시권 획득을 위한 경쟁의 정도, 특허권자가 권리를 행사함에 있어 필요한 조사를 다했는지, 진실의무를 다했는지, 상대방이 불필요한 손해를 입지 않도록 충분히 배려하였는지 등의 사정을 종합적으로 고려하여야 한다. 특허의 무효를 이유로 실시료 지급에 관한 화해계약을 취소할 수 없고, 특허가 무효로 되면 이를 전제로 한 침해소송 등의 확정판결은 재심의 대상이 된다.