유전공학관련 발명의 진보성 - 미국 판례를 중심으로 -

유전공학관련 발명에 대한 '일응의 자명성'의 판단은 ① 다른 일반 발명의 경우와 같이 선행문헌에 의하여 '성공에 대한 합리적 기대'를 기초로 판단하거나(referential obviousness), ② 화학발명의 경우와 같이 화학구조상의 유사성을 기초로 판단한다(structural obviousness). 즉, '일응의 자명성'이 성립되기 위하여는 '성공에 대한 합리적 기대'를 필요로 하고, '시도하기에 자명하다(obvious to try)'는 기준을 적용하는 것은 적절하지 않다. 그러나 이것은 자명하다고 하기 위하여 '성공에 대한 절대적인 예측가능성'이 있어야 하는 것을 의미하는 것은 아니다.미국 특허에서는 유전자나 단백질 등을 화학물질의 일종으로 취급하고, 유전자나 단백질에 대한 발명의 '일응의 자명성'을 개발방법의 공지 여부 또는 그의 자명성보다는 화학구조상의 유사성에 보다 중점을 두고 판단한다. 따라서 출원된 유전자가 암호화하고 있는 단백질의 공지 여부는 단백질과 DNA 사이의 구조적 비유사성으로 인하여 DNA 서열의 비자명성 판단에 그리 중요하게 작용하지 않는다. 위와 같이 미국에서는 일본·유럽과 비교하여 DNA 서열로 특정되는 구조유전자에 관한 발명의 진보성이 청구하고 있는 서열의 자명성을 중심으로 판단되고 있다.