명세서의 기재 요건으로 인한 특허발명 권리범위의 한정 - 미국 특허법 제112조 제1단의 ‘발명 기재 요건(Written Description Requirement)’과 한국 특허법 제42조 제4항에서의 ‘뒷받침 요건’을 중심으로 -
The Written Description Requirement and its Implications on the Patent Rights
이수미(인하대학교)
14권 2호, 51~78쪽
초록
본 논문은 최근 미국특허업계에서 많은 관심을 가지고 있는 미국 특허법 제112조 제1단의 ‘발명 기재 요건(Written Description Requirement)’과 이에 대응되는 우리 특허법 제42조 제4항 제1호의 ‘뒷받침 요건’에 대한 판례들을 분석하면서, 해당 요건의 판단기준을 이해하고 비교하는데 초점을 맞추고 있다. 미국의 CAFC는 Ariad v. Eli Lilly 사건을 통해, 발명기재요건은 ‘실시 가능 요건’과는 다른 별도의 요건이고 최초 청구항에도 적용된다는 것, 그리고 이 요건의 판단기준은 ‘소유 테스트 (possession test)’라는 결론을 내렸다. 특히, 판단기준인 ‘소유 테스트’란 청구항에 기재된 발명이 출원일을 기준으로 하여 발명자에 의해 소유되고 있던 내용인지를 통상의 기술자가 합리적으로 인지할 수 있는가를 판단하는 어려운 테스트라는 것을 판례를 통해 분석하였다. 이와 대비하여 우리 나라 특허법 제42조 제4항 제1호 의의와 연혁, 관련 판례들을 통해 미국법과의 유사점과 차이점을 분석하였다. 그 결과 미국의 복잡한 ‘소유 테스트’와는 달리, 우리나라에서는 특정한 테스트를 요구하지 않고, 통상의 기술자의 관점에서 특허청구범위와 발명의 상세한 설명이 일치하는지를 판단기준으로 하고 있음을 알 수 있었다. 하지만, 이러한 미국과 한국의 해당 요건규정은, 그 상이함에도 불구하고, 청구항이 기능 또는 결론만 표현되어 있는 경우, 구체적으로 기술되어 있지 않은 실시예, 발명자가 실제로 발명하지 않은 발명, 그리고 미래 기술 등 광범위한 청구항을 통한 특허권 획득의 위험을 공통적으로 방지하려 하고 있음을 알 수 있었다.
Abstract
In this paper, we closely examine the ‘written description’ requirement in the first paragraph of the U.S. Patent Act 112 and the corresponding regulation in the Korean Patent Act Article 42 ④ subjection 1 to understand and compare the purpose and scope of these requirements. For the ‘written description’ requirement, Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co. case attracted a great deal of interest due to its broad implications on patent applicants and patentees across all technologies. CAFC's en banc opinion on this case affirmed precedent holdings that a patent’s specification must contain a written description of the claimed invention that is separate from the requirement that the specification must enable a person of ordinary skill in the art to make and use the claimed invention. The Court also affirmed the standard for this requirement as the ‘possession test’, which is whether a person of ordinary skill in the art would understand from the contents of the patent’s disclosure that the inventor was in ‘possession’ of the claimed subject matter - that the inventor actually invented the invention claimed. Unlike, the complex ‘possession test’, of the U.S. patent law, the corresponding requirement in the Korean Patent Act is measured by determining whether a person of ordinary skill in the art would know that the claimed subject matter and the contents of the patent’s written description are identical. Despite of the differences in the measures, both requirements share the same purpose of preventing patent claims that are written in the form of functions or effects that attempt to claim broad coverage, even extending to future technologies, that had never been actually invented by the inventor.
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학