취소판결에 따른 특허무효심판에서의 정정청구

특허무효심판절차에서의 정정청구는 특허무효심판이 특허심판원에 계속되고있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 없는 대신에, 정정심판을 정정청구의 형태로특허무효심판 절차 내로 포섭시킨 것으로서, 정정의 요건, 정정의 시기, 정정의 효력 및 심리절차는 정정심판과 유사한 면이 많다. 한편, 특허무효심판에 대한 특허심판원의 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후에 특허심판원의 심결을 취소하는 판결이 확정되어 특허심판원으로 취소환송되면 특허심판원에서는 확정된 취소판결에 따른 심리절차가 다시 진행되는데, 특허무효심판에 대해 기각심결이 있은 후에 청구인이 특허법원 단계에서 새로운 증거를 제출하고, 특허법원은 이 새로운 증거에 의해 무효라는 취지로 심결을취소하고 이 판결이 확정되게 되면, 특허심판원에서는 취소판결에 따른 새로운 심리가 진행되는데, 이 심리 절차는 특허심판원에 특허무효심판이 계속되고 있는 경우에 해당하므로 정정심판을 청구할 수 없는데, 그렇다면 이 심판절차에서 피청구인인 권리자가 특허법 제133조의2에 근거한 특허무효심판절차에서의 특허의 정정을 청구할 수 있는지가 문제이다. 이와 관련된 특허법원 및 대법원의 태도와 특허심판원의 실무는 취소판결에따른 특허심판 단계에서 청구인에게 특허법원에서 제출된 새로운 증거에 대해 특허심판원에 다시 제출하라고 특별히 요구하지 않거나 또 제출한 경우에도 피청구인에게 새로운 정정청구의 기회를 주지 않는 것이 위법하지 않다는 입장이다. 그러나 취소판결에 따른 심판절차는 특허법상 별도의 규정이 없이 특허심판번호를새로 부여하여 진행하는 것을 보면 새로운 심판의 절차 진행으로 보아야 하고, 특허법원과 특허심판원은 심급상 단절되어 있으므로 비록 특허법원에서 제출된 증거라 하더라도 특허심판원에 다시 증거를 제출하여야 하고, 다만 원 심판절차에서밟았던 절차의 효력은 유지하면서 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 기속되는 것으로 보는 것이 타당하다고 본다. 취소판결에 따른 특허무효심판에서 정정청구의 기회를 부여할 필요가 없다는판례 및 실무의 태도는 특허심판에서는 직권심리주의를 채택하고 있는데 이 때 당사자 및 참가인에게 주어야 한다는 의견진술의 기회는 당사자 사이에 이미 충분한공방이 이루어진 경우에는 필요 없다는 점, 취소판결에 따른 심판에서 취소판결의결론을 번복하기에 족한 증명력을 가진 새로운 증거의 제출이 없는 경우에는 기속력의 지배를 받아 별도의 의견제출의 기회를 주거나 정정청구의 기회를 줄 필요가없다는 점, 특허법 제133조의2 제1항 후단의 새로운 증거의 제출에 따른 정정청구의 기회 부여는 심판장의 재량이라는 점을 그 결론의 주요 논거로 들고 있다.그러나 취소판결에 따른 심판에서 특허심판원이 당사자가 특허법원에서 새로제출한 증거를 제출하지 않았거나 제출하였음에도 별도로 상대방에게 통지하지않고 심결하는 것이 공익적 관점에서 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 심리할 수 있는 것을 의미하는 직권심리로 볼 수 있는지 의문이고,가사 이러한 심리가 직권심리에 따른 것이라 하더라도 직권심리에 의한 경우에는정정청구의 기회(의견진술의 기회가 아닌)를 줄 필요가 없다는 결론으로 이어질수 있는 이유가 명확하지 않다는 점, 특허심판원에서 증거제출의 기회를 부여하지않았음에도 불구하고 새로운 증거의 제출이 없었으므로 정정청구의 기회를 부여할 필요가 없다는 논리는 받아들이기 어렵고, 확정된 취소판결의 효력에 반하는특허심판원의 심결을 막고자 하는 기속력의 문제가 어떻게 피청구인의 의견제출의 기회 부여 및 정정청구의 기회 부여와 관련이 있는지에 대해서는 알 수 없다는점, 특허법 제133조의2 제1항 후단의 입법취지를 고려할 때 실질적으로 새로운증거의 제출이 있는 경우에는 정정청구의 기회를 허용하도록 심판장의 재량은 제한되는 것으로 해석되어야 한다는 점 등의 이유를 고려해 보면 현재의 실무는 비판받아 마땅하다. 이에 대해서는 특허법원 계속 중에 피청구인은 특허심판원에 정정심판을 청구할 수 있었음에도 불구하고 정정심판을 청구하지 않은 흠이 있다는반론이 가능하겠으나, 정정심판과 특허무효심판절차에서의 정정청구는 별개의 제도로서 모두 특허권자에게 보장되어야 할 방어의 기회라는 점, 청구인이 새로운증거를 특허법원에서 제출하여 발생한 상황임에도 불구하고 피청구인에게 별도의절차를 다시 밟으라고 강요하는 것이고, 또한 정정심판을 청구하였다 해도 특허법원이 정정심판의 결과를 기다린다는 보장이 없어 권리자가 현저하게 불리한 위치에 처한다는 점, 무엇보다도 이러한 실무가 정착되면 특허심판원 단계에서부터 모든 증거를 제출하면서 심판을 받는 것이 아니라 필요에 따라 유력한 증거를 특허법원에만 제출하여 특허심판원을 사실상 우회하여 특허심판절차가 필요적 심판전치가 아닌 선택적 심판전치로 되어 특허심판원의 형해화를 초래한다는 점을 종합하여 보면 위 반론에 동의하기 어렵다.