상세한 설명에 의한 특허 청구항의 뒷받침
The Requisite of Patent Claim Support by Description
조영선(고려대학교)
66호, 273~304쪽
초록
특허법은 “청구항이 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것”을 요구하고 있지만, 출원인이 상세한 설명의 구체적 구성이나 실시례를 근거로 기술적 사상을 일반화 하여 청구항을 구성하는 경우, 그러한 일반화가 어느 정도로 허용될 수 있는지를 판단하기는 매우 어렵다. 이는 출원인이 청구항의 이율배반성에 기초하여 출원 전략을 구사할 수 있는 자유와 스스로 공개한 기술의 범위를 넘는 권리를 부여받을 수 없다는 특허법 원칙이 충돌하는 국면이기 때문이다. 근래 미국, 일본, 유럽 등 세계 주요국은 통상의 기술자가 상세한 설명에 기재된 구성이나 실시례로부터 청구항의 범주에 속하는 실시형태 모두를 인식할 수 있는 경우에 한하여 뒷받침 요건이 충족되었다고 보는 등 요건을 엄격히 운영하는 추세를 보인다. 실무상, 심사단계에서는 선행기술과의 대비를 통한 신규성ㆍ진보성 판단을 선행함이 바람직하고 청구항이 상세한 설명에 비하여 지나치게 넓어 뒷받침되지 않는다는 거절사유는 보조적 수단으로만 활용됨이 상당하다. 청구항이 상세한 설명에 비하여 지나치게 넓은지 여부를 판단하는 방법으로, 청구항을 선행기술로 상정하고 상세한 설명의 기재를 청구항으로 상정하여 용이상도성이 있는지를 검토하는 등 진보성 판단에 유사한 방법을 활용할 수 있고, 수치한정에 의미가 있는 발명에서 그 한정을 넘는 청구항을 구성한 경우나 화학 분야 등의 발명에서 출원인이 효과를 확인하지 못한 사항을 포함하는 상위개념을 청구항으로 한 경우에는 뒷받침 요건이 충족되지 않았다고 보아야 한다. 등록 후 침해쟁송에서 청구항의 뒷받침 요건 흠결이 인정되는 때에는 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 한도에서 권리범위를 인정함이 상당하다. 산업 정책적 필요를 청구항의 뒷받침 판단에 반영할 필요도 있는바, 산업분야마다 다른 ‘예측가능성’을 반영하고, 개량발명보다는 개척발명에 상대적으로 넓은 권리범위가 보장될 수 있도록 배려를 하는 것도 필요하다. 또한 선행 특허에 의하여 후속의 개량기술(After-Rising Technology)이 불합리하게 제약받지 않도록 하거나, SW나 IT 분야에서 지나치게 넓은 청구항으로 인한 분쟁으로 불필요한 사회적 비용이 낭비되지 않도록 권리범위를 유연하게 조절할 필요도 있다.
Abstract
Being statutory requirement for patent claim to be supported by description, it is hard to determine how far the patent applicant can generalize her claim beyond the description seeking for broad scope of right. This is because the applicant's right for strategic manipulation over claim and patent law's principle to deter the applicant from obtaining unfairly broad right than her disclosure collide with each other. Recently, EPO, US and Japan set forth strict standard for claim support querying if the PHOSITA could be informed of full scope of claim by the example(s) in description. In Practice, it is desirable for examiner to focus on searching for prior art to attack the novelty or obviousness than hazardously relying on claim support rejection. One can utilize the methodology of obviousness determination for ‘Over- generalization test’. After assuming the claim as ‘prior art’ and ‘description’ as ‘claim’, one review if the PHOSITA could be led to claim(description) from the prior art(claim). If the answer is ‘yes’ the claim passes the test and if ‘no’, vice versa. For the ‘limitation invention’, the generalized claim over the limitation should be prohibited strictly. In Chemical or biological inventions, the applicant must not be allowed to obtain genus claim against the species technical effect she verified in written description. As for policy concerns, the claim support doctrine may work as appropriate leverage. Courts need to account for ‘Predictability difference’ for different industry. Pioneer inventions have to be conferred of broader right than improvement inventions. Courts are encouraged to interpret the scope of patent right flexibly to prevent the patentee from unjustly hindering After-rising technology. Such discretion is also useful in ‘cumulative technology industry’ where business entities struggle to obtain and maintain broad claim as ‘armour’ against competitors and spend lots of litigation cost.
- 발행기관:
- 법학연구원
- 분류:
- 법학