특허 재등록 제도 도입의 타당성
Reissue of patents : Whether it is proper to adopt this
김동준(충남대학교)
25권 3호, 221~288쪽
초록
특허등록 후 정정을 허용하는 이유는 특허권자의 보호 때문이지만,다른 한편으로 정정의 범위를 제한하는 이유는 제3자의 예측가능성과 법적 안정성 때문이다. 따라서 ‘정정의 인정 범위’와 ‘정정의 효과’를 정함에 있어서는 제3자의 예측가능성․법적 안정성과 특허권자보호 사이에 적절한 조화를 도모하는 것이 중요하다. ‘정정의 인정 범위’와 관련하여 주요국 제도를 비교해 본 결과, 우리나라의 경우 미국과 유럽특허청(EPO)에 비해 정정을 통한 특허권자의 권리 재설정 범위가 상대적으로 제한적인 면이 있다는 점을 확인하였고, ‘정정의 효과’와 관련하여 주요국 제도를 비교해 본 결과,미국을 제외한 주요국은 모두 정정에 대해 소급효를 부여하고 있고그로 인해 ‘청구범위 확장’을 일절 허용하지 않고 있지만, 미국의 경우 감축이든 확장이든 청구항이 정정 전․후에 실질적으로 동일하지않은 경우에는 장래효만 부여함으로써 (청구범위 확장도 제한적으로허용하는 등) 정정의 인정 범위를 다른 주요국에 비해 탄력적으로 운영하면서도 제3자 보호에도 소홀하지 않다는 점을 확인하였다. 이와 같은 주요국 정정 제도에 대한 비교법적 고찰을 토대로 이 글에서는 미국의 재발행 제도를 참고하여 청구범위의 변경이나 확장을허용하되 소급효를 제한적으로 적용하는 재등록 제도 도입의 타당성에 대해 검토해 보았다. 우선 현행 정정 제도의 기본적 틀을 유지하면서 재등록 제도를 도입하는 방안의 경우, 기존 정정 제도가 소급효를 기반으로 하고 있음에 비해 새로운 재등록 제도는 기본적으로 장래효를 기반으로 하고있어 두 제도를 병행할 경우 소급효가 적용되는 정정과 장래효가 적용되는 정정을 구분해야 하는 난점이 있는 한편, 정정이 가능한 심사또는 심판 절차가 하나 더 추가됨으로 인해 제도가 복잡해지는 단점을 피할 수 없음을 확인하였다. 이러한 문제점으로 인해 제도 도입의 취지가 퇴색될 상당한 우려가 있기 때문에 제도 도입에 신중할 필요가 있다는 점을 감안하여검토해 본 것이 정정심판 제도를 폐지하고 대신 재등록 제도를 도입하는 방안인데, 이 방안의 경우에도 소급효․장래효 구분의 어려움은여전히 남게 되는 문제 등이 있어 현실적 대안이 되기는 어렵다는점을 확인하였다. 결국 위와 같은 문제점들을 해결하면서 재등록 제도의 취지도 어느 정도 살릴 수 있는 현실적 대안은 정정요건 중 ‘실질적 변경’ 요건을 삭제함으로써 미국이나 유럽특허청(EPO) 등에 비해 정정의 인정 범위가 상대적으로 좁은 문제를 해결하는 한편, 특허결정 후 계속심사청구제도 및/또는 분할출원제도를 도입함으로써 복잡한 정정 제도를 거치지 않고 실효성 있는 권리 취득의 기회를 제공하는 것으로,정정 제도의 변경 없이 또는 그 변경을 최소화하면서 특허권자 보호의 합리화를 도모할 수 있는 현실적 대안이라고 생각된다.
Abstract
Whereas amendments after grant are allowed for the protection ofpatentees, post-grant amendments are restricted to some extent since legalcertainty is crucial for third parties. Consequently, when determining towhat extent an amendment should be possible and what effect theamendment should have, it must take into consideration both interestsand must find a way so that both interests are mutually balanced. When compared to those in other jurisdictions, the post-grantamendment in Korea is more limited in its extent especially than thosein the U.S. and EPO. In many other jurisdictions than the U.S.,post-grant amendments have effect ex tunc and thus claim broadening isnot allowed: China, EPO, Germany, Japan, and the United Kingdom. However, in the U.S., post-grant amendments have effect only ex nuncexcept in case the amended claim and the original claim are substantiallyidentical. Therefore, in the U.S., claim broadening is allowed if appliedfor within two years from the grant of the original patent and pastconduct of third parties should only be held to be infringing if coveredby both the original claims and the amended claims. This article examined whether it is proper to adopt reissue system inKorea. First of all, if reissue application system is additionally provided,without any change to the current post-grant amendment system, itwould be difficult to differentiate between amendments with retrospectiveeffect and amendments only with prospective effect. Furthermore, thepost-grant amendment system would become more complicated than now. As a solution to this problem of complicatedness, if reissue system isadopted in place of the current post-grant amendment trial system, thedifficulty of differentiating between amendments with retrospective effectand amendments only with prospective effect still remains. Accordingly, this article proposes that the "no substantive change"requirement should be abolished in order to solve the problem that thepossible extent of post-grant amendments in Korea is narrower thanthose in the U.S. and EPO, and that opportunities for requestingcontinued examination after allowance and/or for filing divisionalapplication after allowance should be provided in order for patentees toobtain claims of appropriate scope. This proposal would be the way toprovide fair protection for patentees without any change or with minorchange to the current post-grant amendment system.
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학