국제 M&A 거래에 있어 지적재산권과 관련한 실무상의 주요 쟁점
Major Legal Issues Relating to Intellectual Property Rights in International M&A Transactions
남문기(법무법인(유한) 태평양); 이재엽(법무법인(유한) 태평양)
23권 2호, 283~316쪽
초록
최근의 기업 환경에서는 지적재산권의 중요성이 높아지고 있는바, 이에 기업들은 지적재산권의 창출 및 취득에 힘쓰고 있으며, 특히 가치 있는 지적재산권을 보유하고 있는 기업을 인수합병하는 방법으로 지적재산권을 취득하여 국제 시장에서의 경쟁력을 제고하고자 하는 사례가 많아지고 있다. 따라서 국제 M&A 거래에 있어 지적재산권과 관련한 법적 쟁점을 면밀히 검토하여 양수인이 대상회사의 지적재산권을 안전하게 확보하고, 향후 이를 제한 없이 활용할 수 있도록 하는 것이 매우 중요해졌다. 지적재산권 관련 법령은 통상적으로 속지주의의 원칙에 따르고 있으므로, 국제 M&A 거래에 있어 지적재산권 관련 쟁점은 특정 국가, 특히 대상회사가 소재하는 국가의 법령의 규율을 받게 된다. 이러한 고려 하에, 본고는 해외 기업이 한국 기업을 인수하는 M&A 거래를 전제로 하여, 한국의 지적재산권 법령의 관점에서 유의하여야 할 지적재산권 관련 실무상 쟁점에 대하여 검토하였다. 구체적으로, 본고에서는 먼저 M&A 거래의 종류에 따른 지적재산권 쟁점 검토의 주안점 및 M&A 거래를 위한 법률실사 진행시 확인하여야 할 지적재산권 실사의 대상이 무엇인지에 대하여 살펴본 후, 실무상 M&A 거래에서 유의하여야 할 개별적인 지적재산권 관련 쟁점에 관하여, 각종 지적재산권에 공통으로 적용될 수 있는 유의사항을 알아보고, 특허권(직무발명, 국가핵심기술, 전략물자, 국가연구개발사업에 관한 쟁점 포함), 상표권, 저작권, 영업비밀, 지적재산권 관련 계약 및 소송의 항목별로 각각의 경우에 문제될 수 있는 핵심 쟁점을 살펴보았다. 마지막으로, 본고에서는 M&A 거래시 발견된 지적재산권 쟁점에 대하여 양수인이 대상회사의 지적재산권을 안전하게 확보할 수 있도록 하기 위하여 취할 수 있는 법률상, 계약상의 조치로서, 특히 M&A 거래에 있어 계약상 포함되는 거래종결의 선행조건 및 진술보장 조항의 내용을 중점적으로 검토하였다.
Abstract
Recently, there are more and more cases where companies try to gain a competitiveedge in the international market by acquiring intellectual property rights, particularlythrough mergers and acquisitions of other companies which own valuable intellectualproperty rights. Therefore, a careful review of the legal issues relating to intellectualproperty rights becomes important in M&A transactions in order for the buyer tosecurely obtain the seller’s intellectual property rights and use them in the buyer’s businesswithout restriction following the conclusion of the M&A transaction. As the laws and regulations relating to intellectual property rights are subject to theprinciples of territoriality, IP issues in international M&A transactions are governed bythe laws and regulations of the specific country, and particularly those of the countrywhere the seller is domiciled. In this regard, this article examines the key legal issuesto be considered from a Korean IP law perspective in a typical M&A transaction involvingthe acquisition of a Korean target by a foreign buyer. First, the general concept andscope of M&A transactions and the subject of IP due diligence in M&A transactionswill be discussed. Further, this article categorizes the various types of IP-related legalissues in the context of a typical international M&A transaction, including such issuespertaining to patents (including employee inventions, national core technologies, strategicitems and national R&D projects), trademarks, copyrights, confidential information, IPrelatedcontracts and litigations, and examines the key aspects of each such categorizedlegal issue. Lastly, this article will examine the legal and contractual measures that can be utilizedto ensure that the buyer can securely obtain the intellectual property rights of the seller,with such measures to include, among others, the inclusion of the conditions precedentsto the closing of the M&A transaction and the representations and warranties clause inthe M&A agreements.
- 발행기관:
- 국제거래법학회
- 분류:
- 법학