미국법상 복수 주체에 의한 특허권 침해책임의 귀속법리에 관한 소고 - Akamai v. Limelight 사건 판결을 소재로 -
A Study on Joint Infringement of Patent in U.S.A - Based on Akamai v. Limelight Case -
전수정(법무법인(유) 태평양); 전성태((재)한국지식재산연구원)
21권 2호, 135~169쪽
초록
특허제도는 당해 특허발명의 모든 구성요소(클레임)를 실시하여야 특허침해가 성립한다는 ‘구성요소완비의 원칙(all elements rule)’을 채용하고 있다. 그런데 방법발명의 경우 복수주체가 특허발명의 구성요소를 일부씩 분담하여 실시하지만, 이들 각각의 실시를 합하면 당해 발명의 모든 구성요소를 실시하게 되는 경우 누구에게 어떠한 책임을 물어야 할 것인지가 문제되었다. 특히 미국에서는‘구성요소완비의 원칙’에서 파생된 특허의 클레임된 모든 요소가 단일주체에 의해 실시되어야 한다는 단일개체이론에 따라, 각 복수 주체간의 관계성에 주목하여 직접침해의 하나의 형태로서 공동침해의 성립요건이 논의되어 왔다. 특히 최근 미국은 복수 주체에 의한 공동침해에 관한 다양한 판례와 학설이 전개되고 있었으나, 일련의 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. 사건을 통해서 어느 정도 정리되었다. 이글은 미국 특허권 침해의 적용법리인 보통법상의 불법행위책임과 특허법상의 침해책임 법리를 개관해 보고, Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc. 사건을 분석하였다. 이를 통해 미국의 특허법상 공동침해법리의 전개방향을 살펴, 현행 미국에서의 특허권 공동침해에 대한 적용법리 및 해석 기준을 고찰하였다. 결론적으로 미국에서 복수 주체에 의한 특허권 침해책임에 대한 규율 법리는 유형적으로 첫째 복수 주체 중 특정 주체가 ‘지시 또는 통제’라는 지배력을 가지고 있는 경우, 둘째 ‘공동사업’ 관계와 같이 복수 주체 상호간에 서로 대등한 관계에 있는 경우로 나누어 판단되고 있음을 알 수 있다. 결국 미국의 특허침해책임의 법원인 불법행위법상 대위책임과 공동사업책임 법리가 미국 특허법 제271조(a)의 특허권 직접침해책임의 적용에 있어서 하나의 해석기준이 되고 있다고 할 것이다. 여기서 미국의 논의는 우리에게 다음과 같은 시사를 준다고 할 수 있다. 첫째, 특허법의 제원칙인 구성요소완비의 원칙은 단일한 자에 의해 클레임의 모든 구성요소가 실시되어야 하는 것은 아니라 클레임의 모든 구성요소가 실시되는 것으로 충분하다는 점, 둘째, 미국과 마찬가지로 우리나라에서도 특허법상의 침해책임법리만으로는 해결하기 어려운 복수 주체에 의한 공동침해책임에 있어 전통적인 불법행위법을 책임의 근거로 삼을 수 있다는 점이다.
Abstract
The term "patent” refers to a legal right generated to protect a person who creates a new technical idea to contribute to industrial innovation. The patent rights are only assigned to an invention evaluated as a new, useful, and industrial applicability through a series of procedures such as application, examination, and registration. The acquisition of patent rights means that a patentee has an exclusive right to practice his/her patented invention and that the said patentee has the legal authority to prohibit others from practicing his/her invented invention. In other words, a patentee acquires a monopolistic and exclusive right in his/her invention. In addition, the Patent Act recognizes injunction (Article 126 of the Patent Act) and compensation for damages (Article 750 of the Civil Act, Article 128 of the Patent Act) in order to guarantee the patentee's rights. Meanwhile, the single entity rule has been understood as a rule that was derived from the all elements rule and the Court of Appeals for the Federal Circuit established in the BMC case (Resources, Inc. v. Paymentech, L.P. 498 F. 3d 1373 (Fed. Cir. 2007)). In addition, this rule has been understood as the single biggest obstacle to the recognition of joint patent infringement by joint entity or multiple actors. However, the fact that the ground of the single entity rule is indefinite was also confirmed through the US precedents or the literal interpretation of Article 271(a) of the US patent law. Also, this rule was denied during a rehearing of the Court of Appeals for the Federal Circuit in the Akamai case. The all elements rule is applied to determine if direct infringement occurred by comparing the elements of claim in a patented invention and in an accused invention. Thus, it was verified that there is no ground to assume in applying this rule and that only a single entity shall practice all elements in a claim.
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 기타법학