미국 특허법에서의 증액손해배상에 대한 법리의 전개과정과 연방대법원의 Halo/Stryker 판결
The development of Legal Principles on Enhanced Damages in U.S. Patent Law and U.S. Supreme Court’s Halo/Stryker Decision
이주환(한국지식재산보호원)
41권 2호, 315~345쪽
초록
미국 특허법 제284조는 증액손해배상제도에 대하여 규정하고 있다. 미국 지방법원은 증액손해배상규정에 의하여 자신의 재량으로 일실이익과 합리적인 실시료에 의하여 산정된 손해배상액을 3배 이내의 범위에서 증액할 수 있다. 1854년 Seymour 판결 이후로, 미국법원은 고의침해행위에 대하여 증액손해배상을 인정하는 법리를 확립하였다. 1982년 연방순회항소법원이 설립되기까지, 미국법원은 특허권자의 실질적인 통지를 받은 침해자가 변호사의 의견서를 획득하지 않으면, 침해자의 행위에 고의가있다는 법리를 형성하여 왔다. 연방순회항소법원이 설립된 이후, 연방순회항소법원은 1983년Underwater Devices 판결에서 고의침해를 회피하려는 침해자에게 변호사의 의견서를 획득할 것을 요구하는 적극적인 주의의무의 원칙을 채택하였다. 또한 연방순회항소법원은 적극적인 주의의무의 원칙을 강화하기 위하여, 1985년 Shatterproof Glass 판결에서 불리한 추정의 원칙을 채택하였다. 적극적인 주의의무의 원칙과 불리한 추정의 원칙은 강한 특허보호시대의 연방순회항소법원의 산물이었다. 그러나 적극적인 주의의무의 원칙과 불리한 추정의 원칙에 근거한 증액손해배상의 법리는 변호사-의뢰인의 비밀유지특권의 포기와 같은 다양한 문제점을 양산하였다. 마침내 연방순회항소법원은 2004년Knorr-Bremse 판결을 통하여 불리한 추정의 원칙을 폐기하였고, 2007년 Seagate 판결을 통하여 적극적인 주의의무의 원칙을 폐기하였다. 특히 Seagate 판결에서 연방순회항소법원은 고의침해의 높은 인정기준인 객관적인 중과실 기준을 채택하였다. 결국 Knorr-Bremse 판결과 Seagate 판결은 특허권의균형적인 보호를 도모하려는 연방순회항소법원의 산물이었다. 그러나 고의침해의 인정기준으로 객관적인 중과실 기준은 특허권자에게 지나치게 불리한 기준이라고 비판받았다. 결국 연방대법원은 2016 년 Halo/Stryker 판결을 통하여 객관적인 중과실 기준을 폐기함으로써, 고의침해의 인정기준을 완화하였다. Halo/Stryker 판결은 특허권자에게 유리한 판결로써, 2010년대를 넘어서면서 2000년대와는 다소 다른 방식으로 특허권의 균형적인 보호를 도모하려는 연방대법원의 산물이다.
Abstract
Section 284 in U.S. patent law states enhanced damages. The trial court can enhance up to three times damages calculated a lost profit and reasonable royalty. After Seymour decision in 1854, U.S. courts had established the legal principle that enhanced damages would de awarded a willful infringement. And prior to the foundation of the Federal Circuit in 1982, U.S. courts had established the case law that if accused infringers didn’t have acquired a counsel’s opinion letter, a willfulness would be determined. After the foundation of the Federal Circuit, the Federal Circuit had adopted the affirmative duty rule that forced accused infringers to acquire a counsel’s opinion letter through Underwater Devices decision in 1983. Also, the Federal Circuit had adopted a negative inference rule to strengthen the application of the affirmative duty rule through Shatterproof Glass decision in 1985. A affirmative duty rule and a negative inference rule are the results of the Federal Circuit to tighten patent rights in 1980. But, the legal principles about enhanced damages based on both of the two rules had brought out a lot of problems, including the waive of the attorney-client privilege. Finally, the Federal Circuit had destroyed a negative inference rule through Knorr-Bremse decision in 2004, and an affirmative duty rule through Seagate decision in 2007. And, the Federal Circuit had adopted the higher objective recklessness standard through Seagate decision. Eventually, both of the two decisions are the fruits of the Federal Circuit that had intended to balance patent rights. But, the objective recklessness standard had criticised owing to the standard that is too excessively unfavorable to patent holders. After all, the U.S. Supreme Court had mitigated the standard to determine a willful infringement by discarding the objective recklessness standard through Halo/Stryker in 2016. Halo/Stryker Decision is the result of the U.S. Supreme Court has intended to balance patent rights in 2010 in a rather different way in 2000.
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학