미국 특허법상 특허 침해 손해배상액 가중의 주관적 요건인 willfulness

2019년 9월부터 시행된 우리 개정 특허법에 따르면 고의적 특허침해의 경우 법원의 재량으로 손해배상액을 3배까지 가중할 수 있게 되었다. 여기서 “고의적”이 무엇을 의미하는지는 해석론상 논란이 있으므로 앞으로 법원의 판단이 누적되면서 정립이 될 것이나, 외국의 사례 가운데 우리나라를 포함하여 특허침해에 따른 손해배상액의 가중 규정을 도입한 많은 나라들의 모델이 된 미국 사례가 좋은 참고가 될 수 있다. 이 글에서는 그 가운데 미국 특허법상 손해배상액 가중에 요구되는 주관적 요건인 willfulness에 관한 선행연구에서 분석이 미흡했던 부분들을 외국의 문헌에만 의존하지 않고 다수의 판결문을 직접 읽어가며 분석해 보았다. 미국법에서의 willfulness는 특허침해에 고유한 주관적 요건은 아니고 다양한 민사 및 형사 성문법과 판례법에 등장하는 개념이다. 그럼에도 불구하고 특허침해 맥락에서의 willfulness는 다른 법, 심지어는 다른 지적재산권법에서의 그것과는 또 다르게 운영되어 온 측면이 있음을 발견할 수 있다. 또한 willfulness 여부는 사실판단의 문제로서, 특허침해소송의 다수를 차지하는 배심원 재판에서 배심원이 결정하게 되고, 법에 관하여 비전문가인 배심원들은 법원의 설명을 담은 배심원 지침(jury instruction)에 의존하게 되므로 배심원 지침의 내용이 결과에 영향을 미칠 수 있다. 게다가 willfulness 여부를 배심원이 판단하든 아니면 당사자의 선택에 따라 법관 재판이 이루어져서 법관이 판단하든, 그에 대한 불복은 중대한 하자가 있는 경우가 아니면 잘 받아들여지지 않는다. 이를 종합하면 미국 특허침해소송에서의 willfulness 판단은 세밀한 법리적 판단이 아니라 여러가지 사실적 요소를 고려하여 직관적으로 결정되고 있다고도 볼 수 있다. 그러한 사실적 고려 요소로는 침해자의 복제 행위 또는 반대로 특허를 우회하기 위한 시도, 변호사의 의견서, PTAB을 통한 특허무효심판 제기, 기타 선의/악의로 보이는 행동 등이 있고, 이 글에서 각 요소의 의미를 살펴보았다. 끝으로 중과실에 기한 특허침해도 손해배상의 가중 대상이 되는 willful한 침해인지에 관하여 논란이 있는데, 미국의 문헌이나 판결을 종합하면 특허침해에 있어서는 중과실이 willful과 동일시되고 있다고 보기는 어렵다.