직무발명보상금 산정에 있어서 특허비등록국가에서의 매출액의 포함 여부
In Calculating Employee Invention Remuneration, Whether to Include Revenues from Patent-Not-Registered Countries
정차호(성균관대학교); 김유진(성균관대학교 법학전문대학원)
33권 4호, 271~304쪽
초록
해당 직무발명이 적용된 제품이 해당 특허가 등록되어 있는 국가(특허 등록국가) 및 특허가 등록되어 있지 않는 국가(특허비등록국가)에서 판매 되는 경우 특허비등록국가에서의 매출을 직무발명보상금 산정에 포함시 켜야 하는지 문제가 된다. 이 글은 그 쟁점에 대해 다툰 우리나라 사건 3 개 및 일본 사건 2개를 발굴하여 그 판결들을 분석하였다. 삼성전자 VNAND 플래시 메모리 발명 사건에서 특허법원이 특허등록국가가 미국 만이라는 이유로 미국매출만을 보상금 산정에 포함시켰다. 그러나, 그 사건은 ①원고의 주장이 미흡했던 점, ②원고의 해당 제품이 미국특허의 권리범위에만 속하였다는 점이 매우 특이한 것이므로, 해당 판결의 법리는 극히 제한적으로 적용되어야 한다고 생각된다. 원고는 ①한국특허 및중국특허의 영향력, ②피고의 해당 시장에서의 선두출발의 이익 및 ③ 관련 패미리 특허의 효과를 주장, 증명하였어야 했었다. 즉, 해당 사건에서 특허비등록국가에서의 매출이 보상금 산정에 포함되는 것이 더 타당 하였다. 삼성SDI 리튬이온폴리머전지 발명 사건에서 수원지방법원은 특허비등록국가에서의 매출을 보상금 산정에 포함시키지 않았으나, 후속 소송에서 특허법원은 해당 제품의 생산국가 또는 판매국가 중 하나만 특허등록국가이면 해당 제품의 매출액을 보상금 산정에 포함시켜야 한다고 보았다. 롤팩 진공밸브 발명 사건에서도 특허법원은 유사한 법리를 설시 하였다. 타당한 설시라고 생각된다. 이에 반해, 일본의 두 판결은 특허비 등록국가에서의 매출을 보상금 산정에 포함하지 않았다. 우리 특허법원의 법리가 타당한 것이라고 판단된다. 향후, 법원은 특허비등록국가에서의 매출을 보상금 산정에서 제외하는데 극히 조심해야 할 것이다.
Abstract
If an employee invention is applied to a product that is sold in a patentregistered country and in a patent-not-registered country as well, the question of whether revenue from a patent-not-registered country should be included in calculating employee invention remuneration is being arised. This paper has found three Korean cases and two Japanese cases, which debated this issue and has analyzed the five cases. In the case of Samsung Electronics’ VNAND flash memory invention, the Patent Court calculated remuneration based solely on U.S. revenue because the products were only within the scope of the U.S. patent. However, the case is particularly rare in that (1) the plaintiff's argument was not strong enough, (2) the products were only within the scope of the U.S. patent, it is thought that the legal logic of the judgment should be interpreted very narrowly. The plaintiff should have asserted and proven the impact of (1) the Korean and Chinese patents, (2) the benefit of the defendant's head-start entry into the market, and (3) the effect of the related family patents. In other words, it was more acceptable in the given situation to include revenue from patent-not-registered countries in calculating remuneration. In the case of the Samsung SDI lithium-ion polymer battery invention, the Suwon District Court did not include revenue from patent-not-registered countries in calculating remuneration, nonetheless the Patent Court ruled that if one of manufacturing place or sales place is in a patent-registered country, the product's revenue should be included. In the Rollpack vacuum valve invention case, the Patent Court presented a similar jurisprudence, which is considered reasonable. In contrast, two Japanese rulings did not include revenue from a patent-not-registered country. It is believed that the Korean Patent Court's jurisprudence is correct. In the future, the court shall pay extraordinary caution when eliminating revenue from patent-not-registered countries in calculating employee invention remuneration.
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학