日本特許権の地理的効⼒範囲に関するドワンゴ 事件大合議判決
Dwango Intellectual Property High Court En Banc Decision on the Territoriality of Japanese Patent
타다 히로후미(OHNO@PARTNERS(오노 종합법률사무소))
18권 4호, 135~154쪽
초록
日本特許の属地主義に関するドワンゴ知財高裁大合議判決 日本の知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）は、２０ ２３年５月、大合議で、日本の特許の地理的効⼒範囲に関して、⾮常 に重要な判断を下した（知財高裁令和５年５月２６日判決･令和４年 （ネ）第１００４６号）。 この判決は、ネットワーク型システムの特許発明について、外国の サーバから日本国内の端末へのファイル送信⾏為が、システムの発明 の「生産」に該当するとして、特許権侵害⾏為と認めたものであり、日 本以外の国の企業にとっても、その影響は大きい。 この判決は、ネットワーク型システムの発明の日本特許法上の「生産」 （特許法２条３項１号）として侵害⾏為に該当するかどうかは、①シ ステム生産⾏為の具体的態様、②国内に存在するシステムの構成要素 が発明において果たす機能･役割、③システムの利用によって発明の効 果が得られる場所、④システムの利用が当該発明の特許権者の経済的 利益に与える影響等の事情を総合的に考慮して判断するとしている。 当該事案において、知財高裁は、これらの事情を考慮したうえで、 ファイル送信⾏為が日本特許法上のシステムの「生産」に該当すると判 示した。 また、これとは別の事件において、知財高裁は、外国のサーバから 日本の端末へのプログラムの配信⾏為がプログラムの発明の「提供」 （特許法２条３項１号）に該当し、装置の発明の間接侵害（特許法１０１条１号）に該当するとも判断している（知財高裁令和４年７月２ ０日判決･平成３０年（ネ）第１００７７号）。 したがって、外国から日本へのファイルやプログラムの配信⾏為につ いて、場合によっては、日本特許権の侵害⾏為となりうることになる。 日本でネットワーク関連の特許を出願する際には、これらの裁判例 を踏まえたクレームとすることが望まれる。また、外国から日本への ファイルやプログラムの配信⾏為について、日本の特許権の侵害にな るおそれがあるため、慎重なリスク評価が必要となる。
Abstract
In May 2023, the Intellectual Property High Court of Japan (“IP High Court”) issued a very important decision regarding the territorial scope of Japanese patents. In this decision, the court held that transmission of a data file from a foreign server to terminal devices in Japan constitutes “production” (Article 2(3)(i) of the Japanese Patent Law) of a network system invention and found patent infringement. In a separate case, the IP High Court also held that transmission of a program from a foreign server to terminal devices in Japan constituted “transfer” of program inventions (Article 2(3)(i)) and indirect infringement of device invention (Article 101(i)). Therefore, the transmission of a file or program from a foreign country to Japan may constitute an infringement of the Japanese patent under some circumstances. Thus, when filing a patent application for a network-related patent in Japan, it is recommended to make claims based on these court decisions. In addition, the transmission of a file or program from a foreign country to Japan may also constitute an infringement of a Japanese patent, and a careful risk assessment is recommended.
- 발행기관:
- 한국지식재산연구원
- 분류:
- 지적재산권법