실용신안법상 재질한정물품의 청구범위 해석과 의식적 제외의 판단에 관한 검토 - 특허법원 2024. 8. 28. 선고 2023허14578 판결의 분석을 중심으로 -
A Study on the Interpretation of the Claims of an Article-by-Material and the Determination of Intentional Exclusion under the Utility Model Act : Focusing on the Analysis of the Patent Court Decision 2023Heo14578 on August 28, 2024
정태호(경기대학교)
5권 1호, 1~36쪽
초록
재질한정물품으로 등록된 등록실용신안의 청구범위에서 재질의 한정이 권리범위에서 구성요소로 작용할 수 있는지 등에 관하여 명확하게 정비된 특허청의 심사기준이나 법원의 판결이 기존에 존재하지 않았다. 그런데 특허법원 2024. 8. 28. 선고 2023허14578 판결(이하, “대상판결”이라 함)은 실용신안권의 청구범위에 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있는 경우 권리범위의 해석 방법을 판시하였고, 명세서 기재만으로 등록실용신안과 대비대상이 되는 물품이 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적 제외가 이루어졌다는 것을 판단할 수 있음을 판시하였다. 이와 같은 대상판결의 판단법리가 설시된 이후에 재질한정물품 청구항에 관한 실용신안권의 권리범위 및 등록요건의 해석 등에 대하여 해당 재질의 법적인 역할의 인정에 관한 논의가 본격적으로 이루어지게 되었다는 점에서 대상판결은 그 의의가 있다고 볼 수 있다. 대상판결은 청구범위에 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있더라도 고안의 대상은 그 재질이 아니라 최종적으로 도출되는 물품의 형상·구조 등이므로, 그 청구범위에 기재된 물품의 재질은 최종물인 물품의 형상·구조 등의 특정을 위한 하나의 수단으로서 의미를 가진다고 판시하였다. 그러므로 청구범위가 전체적으로 물품의 형상·구조 등으로 기재되어 있으면서 물품의 재질에 관한 기재를 더 포함하고 있는 등록실용신안의 경우에는 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 때에, 그 기술적 구성을 물품의 재질 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 물품 재질에 관한 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 형상·구조 등을 가지는 물품으로 파악하여 확인대상고안과 대비하여야 한다고 판시하였다. 그리고 명세서 기재만으로도 그에 나타난 출원인의 의도 등을 고려하여 등록실용신안의 출원과정에서 대상물품이 청구범위로부터 의식적으로 제외되었다고 볼 수 있다고 할 것이라고 판시하면서, 실용신안권자가 등록실용신안의 출원과정에서 재질한정 등에 관한 변경구성의 대상물품을 등록실용신안의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 판단하였다. 이 논문에서는 대상판결의 판단법리와 관련된 기존의 해석론의 검토를 통해 대상판결이 타당함을 밝히고 있고, 그 외에 재질한정물품 청구항과 관련지어 제법한정물품 청구항에 관해서도 대상판결의 판단법리의 적용의 타당성을 언급하고, 디자인보호법상 디자인의 재질에 관한 해석론과 비교 검토의 필요성도 언급하고 있다. 그리고 대상판결의 판단법리를 최근의 문헌상의 제안처럼 특허·실용신안 심사기준상에 적절히 반영하여 관련 판단기준을 별도로 추가정비할 필요성도 언급하고 있다.
Abstract
The Patent Court Decision 2023Heo14578 on August 28, 2024(hereinafter referred to as the “the subject decision”) explained on the interpretation method of the scope of right when a description of the material of an article was further included in the claims of the utility model right. And the subject decision determined that the article subject to contrast with the registered utility model could show intentional exclusion from the claims of that only by a description in specification. The subject decision explained that even if the claim includes the description of the material of an article, the object of the device is not the material but the shape and structure of the article that is ultimately derived, and therefore the material of the article described in the claim has meaning as a means for specifying the shape and structure of the final article. Therefore, In the case of a an registered utility model in which the claim is entirely described as the shape and structure of an article, and further includes a description of the material of the article, when determining whether it falls within the scope of right, the subject decision explained that the technical element should not be limited to the material of the article itself, but rather the article should be identified as having the shape, structure, etc. specified by all descriptions in the claim, including the description of the material of the article, and compared with the device to be confirmed. And the subject decision determined that even if only the description of the specification is taken into consideration, it can be seen that the subject article was intentionally excluded from the claims during the application process for the registered utility model, taking into account the applicant’s intention, etc., This paper mentions the validity of the application of the legal principles to the claims of Article-by-Process in relation to the claims of Article-by-Material. In additon, it also mentions the need for review comparing with the interpretation theories on the material of the design under the Design Protection Act. And It also mentions the need to additionally reorganize the relevant criteria of determination separately by properly reflecting the above legal principles of the subject decision in the patent and utility model examination guideline as proposed in the recent literature.
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학