조립산업에서 FRAND 확약의 수익자 문제: 특허권 소진과 위탁생산권
Beneficiary of FRAND Commitment in Assembly Industry: Patent Exhaustion Doctrine and Have-Made Rights
김성기(윤앤리 특허법인)
81호, 213~260쪽
초록
표준제정 기구는 특정 기술을 표준으로 채택하는 단계에서 그 기술을 제안한 회사에게 관련 특허권의 공개하는 의무와 함께 그 기술에 부여된 특허권을 표준 실시자들이 공정하고 비차별적인 조건으로 사용하는 것을 허락하는 의무를 내용으로 하는 FRAND 확약을 요구한다. 이러한 요청을 받아 들이는 경우에만 표준으로 채택되는 것이 일반적이다. 이와 같은 FRAND 확약은 재3자를 위한 계약의 전형적인 유형인데, 이의 해석에 계약법의 법리를 적용하는 것이 세계적인 추세이다. 표준특허가 실시되는 것이 종전의 무선통신 산업 분야를 넘어 긴 공급사슬의 바탕위에 존립하는 대표적 조립산업인 자동차 산업 분야로 번지면서 표준특허의 실시허락이 특허법 학자와 실무가들에게 관심의 대상이 되고 있다. 부품에서 시작하여, 1차 조립품, 2차 조립품, 반제품, 완성품으로 이어지는 다단계의 긴 공급사슬을 구성하는 여러 부품업체와 완성차 업체 모두에게 표준특허권의 실시권을 허락해야 한다는 자동차 업계의 주장이 있는가 하면, 이와 반대로 특허권자의 선택에 따라 완성차 업체와 최종 공급자 (Tier 1) 에게만 실시권 허여 약정을 하고 상류 시장의 부품 업체에게는 위탁생산권을 통하여 특허침해 우려없이 표준특허에 접근을 보장해 주는 것으로 충분하다는 표준특허권자들의 주장이 있다. 2020년 독일에서, 2023년에 미국에서 법원이 표준특허권자에게 유리한 결정을 내렸으나 법리는 불명확한 점이 많이 남아있다. 공급사슬의 상류시장에 위치하는 부품에 대해 표준특허의 실시권이 허락되는 경우 현실적으로 특허 실시료는 소액이 되고, 하류 시장의 반제품과 완제품 생산자는 특허소진의 범위 내에서 실시 행위가 자유로워 진다. 반대로 하류 시장에서 모듈이나 완제품에 대해서만 실시권이 허락되는 경우 실시료 금액은 상대적으로 고액이 된다. 이 경우 상류시장의 부품 공급업체는 위탁생산권을 통하여 표준특허에 접근하는 것이 허용되어야 한다. 위탁생산권은 특허권자로부터 허락받은 실시권자의 권리이지 위탁받은 생산자의 권리가 아니므로, 위탁생산한 제품은 주문자에게만 판매할 수 있다. 생산자에게 가해지는 제약이 공급사슬에서 일어나는 기술개발을 억압하지 않는 방안을 찾아야 한다. 실시권자가 특허권자로부터 위탁생산권을 허락받음에 있어 1단계 위탁생산만 가능한 것인지 또는 2단계 이상 위임하는 것이 가능하도록 하는 방안을 마련하여야 할 것이다. 또한 실시권을 부여받지 못한 부품공급자에게 부제소 특약을 통하여 표준특허에의 접근권을 보장하는 것이 시장참여자에게 예측 가능성을 높여주는 방안이 될 것이다. 적극적으로 부제소 계약을 하는 방안, 특허권자의 부품 생산자에 대한 권리 불행사를 통한 사실상의 부제소 특약 효과를 거두는 방안, 그리고 특허권자의 부제소 의사표시의 공표도 가능한 방법이 될 수 있을 것이다. 부제소 특약이 활성화되기 위해서는 채무는 발생하였으나 채권의 일부인 집행력을 포기하는 것을 인정하여야 한다. 특허권 소진의 법리는 비교적 많은 종전의 판결을 통해 상당히 안정적 예측이 가능하나, 위탁생산권에 대해서는 아직 전모를 밝히기에는 판례가 충분하지 못한 것이 현실이다. 표준특허의 실시권 허여 단계의 논쟁이 충실하게 진행되려면 법리의 발전을 기다려야 하지만, 이는 합리적 법리의 문제일 뿐만 아니라, 새로운 산업에서의 기술 활용을 어떠한 정도로 보호할 것인가 하는 특허정책, 산업정책의 문제이기도 하다.
Abstract
Many standard development organizations (SDOs) require patent disclosure and FRAND commitment before making decisions on adopting technical standards. FRAND commitments by the owners of standard essential patents are considered as a contract for a third party beneficiary. As more and more standard essential patents (SEPs) are implemented in automotive industry, which depends on a various and long supply chains of parts and modules, the issue of selecting the beneficiary implementer of FRAND commitment has arisen between end-product manufacturer and component manufacturer. In relation to level selection of beneficiary implementer of FRAND committed standard essential patent, two positions have been presented, i.e. license to all (LTA) and access to all (ATA). At the bottom of the arguments on LTA v. ATA locates the issue of royaly base and the patent exhaustion doctrine. Generally speaking, the end-product manufacturer under the LTA has the benefit in two ways. First, the royalty burden can be transferred to the component suppliers, and the final product manufacturer enjoys being free from patent infringement based on the patent exhaustion doctrine flowed from the agreement between component manufacturer. Second, even eventually the burden of royalty paid by the component suppliers to be shared by the end-product manufacturer, the royalty calculated based on components are less in amount compared the amount calculated based on the price of final products. To find a solution for the dispute, developments of patent law on exhaustion doctrine and have-made rights, as well as law IPR policies of SDOs and antitrust law are required. This article reviews pros and cons of patent exhaustion and have-made rights in relation to level selection in SEP licensing and FRAND commitment. Automotive industry has developed quite different licensing practice from that in wireless telecommunication industry, where many SEP licensing agreements had been executed between the SEP holders and the final product manufacturers. What makes it worse, compared to the exhaustion doctrine under the patent law, many issues remain to be solved in have-mad rights clause, Though legal disputes in Germany and the US have been settled, the issues remain unsettled in detail.
- 발행기관:
- 한국지식재산학회
- 분류:
- 법학