파라미터 발명의 명세서 기재요건 - 특허법원 2023. 2. 1. 선고 2020허7760 판결을 중심으로 -
The Specification Requirements for Parameter Inventions: Focusing on Intellectual Property High Court Decision 2020Heo7760
좌승관(특허청)
15권 2호, 47~86쪽
초록
대상판결(특허법원 2023. 2. 1. 선고 2020허7760 판결)은 파라미터 발명의 명세서 기재요건에 관한 것으로, 실시가능 요건을 충족하지 못한다고 판시하였다. 대상판결을 비롯한 학설 등에서 제시한 파라미터 발명에서 명세서 기재요건의 판단 시 고려해야 할 주요 사항들은 다음과 같다. 고려요소들은 파라미터의 의의 또는 그 기술적 의미(고려요소 ①), 파라미터를 만족하는 물건의 제조방법(고려요소 ②), 파라미터와 관련된 변수들을 측정하기 위한 방법․조건․기구에 대한 설명(고려요소 ③), 파라미터를 만족하는 실시예와 만족하지 않는 비교예(고려요소 ④), 파라미터와 효과와의 상관관계(고려요소 ⑤), 파라미터에 수치한정 사항이 포함된 경우 그 수치범위와 수치를 한정한 이유(고려요소 ⑥) 등이 대표적이고, 이들은 명세서 기재요건 중 실시가능 요건, 뒷받침 요건 및 명확성 요건의 충족 여부 판단 시 각각 달리 적용될 것으로 보인다. 먼저, 실시가능 요건 충족 여부를 판단함에 있어서는 고려요소 ② 내지 ⑤를 위주로 살피되, 고려요소 ④에서 명세서에 파라미터를 충족하지 않는 비교예가 기재되어야 하는지는 해당 발명의 기술적 특징이 무엇인지를 살펴서 판단하면 된다. 다음으로, 명확성 요건 충족 여부 판단 시에는 파라미터 그 자체의 정의 내지 기술적 의미가 명확한지(고려요소 ①과 일부 동일), 그 파라미터의 측정값이 상황에 따라 다양하게 도출되지 않게 파라미터의 측정방법․조건 등이 명세서에 특정되어 기재되어야 있는지(고려요소 ③)를 위주로 살피면 될 것이다. 마지막으로, 뒷받침 요건과 관련해서는 실시가능 요건에서 검토한 수준으로 고려요소들을 검토하면 충분하리라 사료된다. 파라미터 발명은 경험칙상 파라미터에 의해 발명을 특정할 수밖에 없는 특별한 사정이 있어서 제시된 경우보다는 대부분 인위적 설계에 의해 기존 특허를 회피하기 위한 방패의 기능을 수행하기 위해 제시되고 있는 것으로 보인다. 그리고 이러한 발명이 통상적으로 기술 발전에 기여하는 것으로 보기도 어려울 뿐만 아니라 파라미터 발명의 정보를 명세서에 제대로 기재하지 않으면 그 특수성으로 인해 제3자에게는 불리한 상황이 전개된다. 따라서 이러한 발명에 대해 명세서 기재요건을 엄격하게 적용할 필요가 있어 보이고, 대상판결을 포함한 최근 파라미터 발명에 대한 법원 판결의 흐름도 그러한 경향을 보이고 있는 점에서 바람직하다고 평가한다.
Abstract
The subject decision (Intellectual Property High Court Decision 2020Heo7760, rendered February 1, 2023) concerning the specification requirements for parameter inventions ruled that the enablement requirement was not satisfied. The main considerations that should be taken into account when judging specification requirements for parameter inventions, as presented in the subject decision and academic theories, are as follows: The considerations include: the significance of the parameter or its technical meaning (Consideration ①), the manufacturing method for products satisfying the parameter (Consideration ②), explanations of the methods, conditions, and instruments for measuring parameter-related variables (Consideration ③), examples satisfying the parameter and comparative examples not satisfying it (Consideration ④), the correlation between the parameter and effects (Consideration ⑤), and when numerical limitations are included in the parameter, the numerical range and the reason for limiting the numerical values (Consideration ⑥). These appear to be applied differently when determining whether the enablement requirement, support requirement, and clarity requirement among specification requirements are satisfied. First, when determining whether the enablement requirement is satisfied, Considerations ② through ⑤ should be primarily examined. As for Consideration ④, whether comparative examples not satisfying the parameter should be described in the specification can be determined by examining what the technical features of the invention are. Next, when determining whether the clarity requirement is satisfied, the focus should be on whether the definition or technical meaning of the parameter itself is clear (partially the same as Consideration ①) and whether the parameter's measurement methods and conditions are specifically described in the specification so that the measured values of the parameter do not vary depending on the situation (Consideration ③). Finally, regarding the support requirement, it would be sufficient to review the considerations at the level examined for the enablement requirement. Parameter inventions appear to be presented not so much in cases where there are special circumstances requiring specification of the invention by parameters according to empirical rules, but mostly to serve as a shield to avoid existing patents through artificial design. Moreover, not only is it difficult to view such inventions as typically contributing to technological advancement, but if parameter invention information is not properly described in the specification, unfavorable situations unfold for third parties due to their special nature. Therefore, it seems necessary to strictly apply specification requirements to such inventions, and it is evaluated as desirable that the recent trend of court decisions on parameter inventions, including the subject decision, shows such a tendency.
- 발행기관:
- 법학연구소
- 분류:
- 법학